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意大利工业产权对欧委会SEP立场文件(真的不是霸王条款?)

编译:肖研

编者按:

本文是意大利工业产权顾问协会就欧委会SEP新框架问题的意见。其中重点提到的一个观点,就是SEP专利过度声明的问题,建议欧委会建立一个集中的SEP登记注册制度。

OCPI关于“标准必要专利(SEP)”的立场文件

1)意大利工业产权顾问协会

“Ordine dei consultenti in ProprietáIndustriale”(意大利工业产权顾问协会,OCPI)成立于1981年,目前受《工业产权法》特别章节的规定监管。

学会会员资格是在完成资格考试后获得的。根据意大利法律,只有协会成员和意大利律师协会成员才能在意大利专利和商标局代表第三方。

协会成员登记册包括一个专为专利律师保留的专利部分(有资格就发明、实用新型、设计、植物品种权和半导体地形图提供建议),以及一个专为商标律师保留的商标部分(有资格就独特标志、地理标志和设计提供建议)。

OCPI由每三年由成员大会选出的10名成员组成的理事会管理,由经济发展部(MISE)的意大利专利商标局(UIBM)监督。

OCPI理事会的国家总部设在米兰,在意大利和欧洲的办公室或组织或公司内拥有1300多名独立从事该职业的注册专业人员,以及专利、商标、设计方面的专家,这些专家在意大利、欧洲和国外开展业务,雇佣了数千名员工,为意大利创造财富和价值。

因此,OCPI代表了意大利最大、最合格的专业团体,帮助公司和研究人员管理知识产权企业资产,以及保护创新和创造力。

OCPI的一些成员是意大利和欧洲专利律师,代表持有或有兴趣获得标准基本专利(SEP)的公司

本提案旨在协调欧洲各国与SEP的关系。

2) 专利与标准基本专利之间的关系(SEP)

标准基本专利(SEP)可以定义为要求一项发明的专利,该发明必须用于符合技术标准,或者至少有一项独立权利要求,其每个元素都可以映射到标准规范上。

专利是国家授予发明人或受让人在有限时间内的专有权,以换取对发明的公开披露,旨在允许排除他人的所有者使用受保护的发明,而技术标准是技术连接的通用平台或规范,在共同的基础上进行沟通和工作,旨在鼓励标准化技术的推广和广泛实施。

2.1)专利和技术标准之间的密切关系

虽然专利由国家或地区专利局授予,但技术标准通常由标准制定组织(SSO)制定,例如欧洲电信标准协会(ETSI)或国际电信联盟(ITU),仅举两例。

不同的组织有不同的政策,这损害了第三方的确定性。

此外,不同的组织有不同的登记处,往往难以获取,这使得第三方的权利不确定。

SSO的知识产权政策要求专利持有人将任何可能对标准至关重要的专利声明为SEP,而无需SSO对重要性声明的准确性进行进一步审查。因此,即使针对标准的特定技术规范文件的声明是必要性的预测因素,但并非所有SEP实际上都是必要的——这种现象被称为过度声明,而当前的声明实践无法传达关于已声明专利的必要性的可靠信息。

此外,标准会随着时间的推移而变化,以应对技术创新或解决以前未解决的问题。此外,由于专利诉讼或专利授予过程中的时间限制。第三方需要知道,当标准更新或专利被修改或限制时,被视为标准的专利是否仍然是标准的。

还有必要解决的潜在风险是,即使专利权终止,也要继续支付许可证费用。

由于SSO未能进行必要性检查,因此在进入或在双边谈判期间(双方通常可能会制作索赔图表并就索赔图表进行辩论,其中所声称的特征映射到相应的产品特征,可能还会映射到标准特征),必须解决专利是否真的对特定标准的发明进行了索赔的争议。最终,只有法院可以决定专利是否对标准的特定实施以及该标准在特定产品中的特定应用至关重要。

因此,SEP声明决不能被理解为所主张的SEP的实际重要性的证据,并且在进入许可谈判之前或在任何许可谈判期间,应对所主张的SEP进行必要性检查。

3) 我们的提议

OCPI希望提出以下几点供考虑,以提高欧盟范围内SEP专利现行许可制度的协调性、透明度、可预测性和效率。

3.1)创建集中的SEP注册表

OCPI建议为各种技术标准的已申报SEP创建SEP登记册。

此类登记可由欧盟委员会或欧盟委员会指定的机构管理和维护。

我们建议采用EUIPO所采用的语言框架与新当局进行沟通。

SEP持有人应致力于向SEP登记处传达有关其SEP的数据,无论SEP是在专利池计划中公开声明的,还是在SSO登记册中公开声明的。

3.2)SEP登记册的内容

SEP注册应至少包含每个SEP的所有基本数据,以便明确识别每个专利。

特别是,SEP注册表应至少包含以下条目:

-专利申请的编号;申请的提交日期;发明名称;至少是属于欧盟且考虑EP申请或PCT申请的指定缔约国;该专利的申请人或所有人的详情;优先权数据(以前申请的日期、州和文件号);申请的公布日期,以及在适当情况下,单独公布搜索报告的日期;授予专利的日期;在适用的情况下,在反对或限制或任何司法程序后,专利修改说明书的发布日期;专利家族成员。

SEP登记册还应包含对标准版本的参考,声明的SEP被视为必不可少。

SEP注册表最好包含一个索赔图表,将相关SEP的索赔特征映射到相应的标准特征。

SEP登记册还应方便地包含SEP许可证持有人的信息,以便任何声称SEP的人能够核实其供应链中的供应商是否已经获得SEP许可证。

3.3)更新SEP注册表

此外,如果由于对专利进行了修改,使其不再涵盖标准,或者如果标准发生了变化,超出了所宣布的SEP的范围,因此对标准的重要性终止,

相关专利或专利申请不再被视为SEP的日期应包括在注册处。

最好确定从事件发生之日起更新注册表的时间限制。

为了提高系统的有效性,SEP持有人有义务更新SEP登记。未能遵守上述任何义务,应在司法程序中对SEP持有人产生不利影响。

为了提高透明度和效率,SEP登记册应以电子方式进行维护,并应公开。

所有权变更也应记录在SEP注册表中,SEP用户的许可意愿应从新所有者在SEP注册表中发布之日起进行评估。

SEP注册表还应始终包含已过期的SEP记录。这将允许被许可方定期审查其相对于许可方的立场,以合理化许可成本。


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