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Richard Vary对美国SEP政策草案评论(重要问题亟待解决)

编译:肖研

理查德·法利:关于受自愿F/RAND承诺约束的标准基本专利许可谈判和补救措施的拟议政策声明的评论,问题4、5、6、10和11

背景

自2006年以来,我一直在SEP授权和诉讼领域工作。在那段时间里,我代表了为SEP实施者的身份辩护。最重要的案例是:

诺基亚 v Interdigital,其中诺基亚获得了关于Interdigital 3G专利组合重要性的声明

高通 v 诺基亚,其中诺基亚作为大型实施者为高通的SEP主张辩护。值得注意的是,这是诺基亚寻求FRAND费率设置时,手机行业的第一个FRAND案例。

IPCom v Nokia,专利所有人和许可实体IPCom对实施者诺基亚提出SEP指控,获得禁令,诺基亚寻求FRAND对IPCom的投资组合做出裁定。

我还曾以SEP持有者的身份,为诺基亚对抗苹果、HTC、黑莓和OPPO,为三菱和专利池Sisvel对抗OPPO和小米,为高通对抗苹果,为Interdigital对抗OPPO和联想。

我曾参与汽车和物联网纠纷,代表诺基亚与戴姆勒进行调解,并在欧盟委员会进行调解。

我在SEP许可领域管理过两次重大仲裁;诺基亚和三星之间,诺基亚和LG之间。

对问题4的回应:根据您的经验,禁令救济的可能性是否是根据自愿F/RAND承诺就SEP进行谈判的一个重要因素?如果是,你多久经历一次这种情况?

SEP许可是独一无二的。在知识产权许可的大多数领域,被许可人必须提前获得许可证:如果他不这样做,他知道自己会很快被关闭。在SEP许可中,实施者可以先开始销售,然后再理清许可位置。这在促进快速吸收新技术方面有很多优势。但是,当实施者后来不得不领取许可证时,这也会导致一种怨恨的心态,就像在年底用支票支付税款比提前从工资支票中扣除这些税款更受个人的怨恨一样。这种怨恨表现为一种非常人性化的愿望,即如果可能的话,避免付款。

根据我在上面列出的经验,禁令救济的可能性是促使许可证持有人谈判的唯一因素。有时这需要很长时间:没有一个手机制造商会认真质疑他们需要诺基亚专利许可证,但直到15年后LG才最终获得许可证。但是,禁令救济的可用性,尤其是在欧洲,是缩小差距的唯一办法。

如果没有禁令救济的可能性,实施者就没有支付的真正动机。虽然美国增加了故意侵权的损害赔偿,但没有其他国家这样做。在美国以外的国家,专利所有人最多能收回的是过去合理的专利使用费,而在许多国家,专利使用费只是过去很短的一段时间(例如,中国的限制期是三年)。在实际情况下,如果你不能被迫支付大部分欠款,为什么任何理性的行为人都要支付呢?在这种情况下,哪个董事会为了股东的利益而获得许可证?

对禁令的批评在欧洲基本上得到了解决。实际上,华为 v 中兴的判例法保护他们不被真正愿意的被许可方申请(很少有人会认为他们在这种情况下是合适的)。在英国,法院将更进一步,为不情愿的被许可人提供最后一次获得FRAND许可证的机会,甚至决定什么是FRAND或RAND,只有在拒绝的情况下,有条件的禁令才会生效。我会推荐这两种方法。

对问题5的回答:在谈判SEP许可证时,通常存在其他挑战吗?如果是的话,作为一个实际问题,应该提供或交换哪些信息,以提高谈判的效率和透明度?

在许可方方面,一种信息不对称是理解侵权和侵权销售的范围。鼓励潜在的许可证持有人提供一定程度的透明度是关键。

在被许可方方面,有两种信息不对称是相关的:关于被许可专利的知识,以及关于可比协议的知识:

关于专利授权的知识

在ETSI环境下,这一点基本上得到了解决:ETSI数据库面临许多小批评,但它比任何其他标准都要好得多。正如下面的一些文章所示,与其他行业不同的是,几乎所有手机领域的SEP所有者都可以计算他们的投资组合与其他人或整个行业的竞争情况。很少有一两个月的时间里,没有发布另一项关于无线SEP各自所有权和重要性的研究,或者法院已经做出同样判决的另一项判决。

21世纪初,手机专利的情况大不相同。没有研究,ETSI数据库也不太容易使用。许多法官,包括当时在英国的弗洛伊德·J(Floyd J),在会议上表达了这样的观点,即在蜂窝空间中计算FRAND不是法院能做的事情。

今天的其他标准依然如此。在标准化技术的其他领域,很难确定谁拥有专利,以及专利的比例。在司法部可能对SSO施加任何影响的情况下,我谨敦促司法部集中精力,使其他SSO在数据库和披露要求方面达到ETSI的水平。

了解可比协议

在谈判任何交易时,了解别人付出了什么总是有帮助的。但是,在达成任何协议时,了解这一特定协议的条款仍将保密,这将对谈判大有裨益:否则,谈判各方不能从其正式声明的立场上妥协。必须保持这种平衡:开放一切,减少妥协。

仲裁有帮助。仲裁程序,或法院命令的披露和调解程序,允许各方的外部顾问在程序的早期看到另一方的类似协议,但约束他们对他们认为机密的内容保密。该过程需要有披露/发现的强制因素,因为这允许双方在不违反保密要求的情况下向另一方的顾问展示其协议:大多数保密条款都有一个例外,即披露是强制性的,只要仅限于另一方的法院和律师。

鉴于司法部可能会在这一领域发挥其影响力以提供协助,我谨敦促司法部集中精力推广廉价、快速的替代争端解决方式,使各方能够在诉讼的早期阶段向另一方的顾问展示其类似协议。

对问题6的回应:小企业主和小发明家是否受到涉及SEP的许可证低效率的影响?如果是这样的话,对于拥有或寻求获得SEP许可的小企业和小发明家,如何提高许可的效率和透明度?

小型企业受到SEP诉讼成本和速度的不利影响最大。他们的交易可能价值较低,这可能使目前获取专业估值建议、诉讼或仲裁的成本变得不切实际。因此,小型专利所有者不太可能说服实施者支付版税。他们最好的选择是把专利卖给有财力的人。当面对主张时,想要使自己的地位正常化的小企业主必须从一个劣势进行谈判:无法获得良好的专家建议或负担不起诉讼费用,他们将难以确定报价是否公平。但是,专利所有者也面临着类似的困难。小企业应付的版税使诉讼变得不经济。决心坚持下去的小企业在这方面是不可触碰的。

问题不在于授权效率低下。问题在于,无法找到一种与规模较小的企业相称的廉价、快速的纠纷解决机制。快速而廉价的争议解决机制将允许小型SEP所有者参与标准化过程,并从大型实施者那里寻求公平的版税。它不需要出售自己的专利。它将使希望规范其地位的小型实施者能够以公平的条件获得许可证。这将使SEP的所有者能够把坏演员带到桌子上,不管他们是大是小。

鉴于司法部可能会在这一领域发挥其影响力以提供协助,我谨敦促司法部集中努力,根据各方的规模和争议中可能存在的价值,推广能够扩大规模的争议解决形式。

对问题10的回答:法院、其他当局或许可证谈判中是否使用了行政部门之前关于SEP的政策声明?如果是,这些声明的使用对许可过程、结果或决议有什么影响?

在我参与的欧洲专利案件中,行政部门关于SEP的政策声明经常被引用。在欧洲监管机构审理的案件中,它们也被引用。

我注意到,在ITC之前的一项调查中,这项更新后的政策草案已被引用为反对排除救济裁决的权力:参见2022年2月1日提交的拟议被告苹果公司的公共利益声明,卷宗3595。即使是草案也会对许可程序和决议产生影响。

对问题11的回答:美国政府是否可以提供/开发资源或信息,以帮助企业了解根据自愿F/RAND承诺许可SEP?

我谨提交以下信息资源:

1) 禁诉令禁令

https://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2021/global/what-is-europe-doing-about-anti-suit-injunctions-issued-by-chinese-courtshttps://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2021/global/submarines-donkeys-and-french-hostages

https://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2020/global/the-wuhan-submarine-surfaces-at-christmas-to-be-met-by-a-texan-tro

2) FRAND争端的仲裁确实有效

https://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2021/uk/arbitration-of-frand-disputes-in-sep-licensing

https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-ip-arbitration/first-edition.

3) 许可级别

https://ipeurope.org/analysis/a-review-of-sdo-ipr-policies-do-they-require-component-level-licensing/https://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2020/global/the-end-of-the-road-for-ssppu-and-the-license-point-argumenthttps://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2020/uk/another-frand-cjeu-referral-don't-bet-on-it

https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/practice-areas/ip/the-case-for-the-defence.pdf?la=en&hash=A5A88D21EF55BE81B47C5FB16774785FBBD64B12

4) 衡量谁拥有各种标准的专利

http://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2020/global/who-is-leading-5g-development-2020-update

5) “在后”声明的禁反言

https://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/articles/2021/uk/high-court-finds-that-there-is-no-proprietary-estoppel-for-late-declarationsCite article + hyperlink

6) 我们可以从中学习的错误:TCL诉爱立信案中的FRAND计算

https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/iam91_tclvericsson.pdf?la=en&hash=50524EDB24BCDCCCFB40BCDD609A7AD975D74587

理查德·法利

richard.vary@twobirds.com

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