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副总将企业机密申请专利解聘后将东家告上法庭(什么骚操作)

作者:黄莺

3月30日,美国加州中部地区法院,宁波瑞华电子塑料有限公司(Ningbo Ruihua Electronics Plastics Co., Ltd.,宁波瑞华)起诉Charles Hwang, Han-Chieh Hwang, Hanjie Huang (“Hwang”,统称为黄等人)以及未确认身份的John/Jane Doe(s)等,请求法院变更US9,407,102号专利的发明人,因为102号专利现在的发明人是黄等人,其窃取了宁波瑞华的商业秘密,申请了该专利,因此请求法院将该专利的发明人变更为宁波瑞华的三位发明人。

事件起因是本案的被告黄等人,在2022年2月23日,已经先向美国加州中区法院提出诉讼,指控宁波瑞华的经销商Test Rite和Test Rite的客户O'Reilly侵犯了102号专利。

其中被告之一Charles Hwang,原先只是一名有美国市场经验的销售人员,在2012年6月,被聘为宁波瑞华的副总裁兼销售总监,负责和管理宁波瑞华在美国的所有销售业务。

但是,在2021年9月26日,宁波瑞华终止了Charles Hwang的工作,原因是他未能实现他对宁波瑞华执行团队的销售目标。

于是在2021年11月15日,结束聘用后,Charles Hwang就向宁波瑞华的经销商发送了一封停止侵权的警告信,声称其侵犯了102号专利。而这件专利正是CharlesHwang任职宁波瑞华时申请的,也就是被宁波瑞华认为是窃取公司秘密后擅自申请的。

于是,整起案件实际更像是一部现实版的“农夫与蛇”的故事。

宁波瑞华的起诉书中,也对CharlesHwang等人是如何一步一步套取商业秘密转化成自己专利的进行了曝光。

宁波瑞华成立于1994年,是专业的多功能汽车应急启动电源的全球供应商,汽车应急启动电源制造行业的领军者。主要产品包括铅酸和锂离子汽车启动和应急电源。

来源:宁波瑞华官网55系列产品

根据起诉书显示,自1998年宁波瑞华推出第一款产品后,其产品一直受到美国主要汽车零部件零售商的青睐。2013年,宁波瑞华推出了55系列产品(型号55000、55001、55002和55003),相比之前的产品,这些型号的产品更易组装,电可靠性也更好。

宁波瑞华的创始人楼森燎和两位工程师Bo Zhang和Yongsong Zhang是55系列产品的设计团队。其中,楼森燎历时一年构思并开发了55系列的整体设计,Bo Zhang协助设计了跨接启动器结构,Yongsong Zhang协助设计了电路。

2013年1月21日,宁波瑞华就主要结构和关键部件提交了中国实用新型专利申请,CN203119522U(“522U专利”)。同日,还就便携式机箱的外观提交了中国外观专利,专利号CN302435617S(“617S专利”)。2013年4月23日,就电池组的设计,特别是电池组上位置固定的正极和负极端子,提交了一份外观专利CN302535063S(“063S专利”)。2013年5月17日,提交了编号为ZL201310187311.9的中国专利申请,授权后为CN103456905B(“905专利”)。905专利涵盖了电池连接设计发明的一些关键实用功能。

但是宁波瑞华打算保留55系列产品的其他专有设计和操作方法,包括电压源设计,作为商业机密。这些技术没有在宁波瑞华的中国专利中披露,也不能从产品的测试中明显看出。

宁波瑞华提到,在55系列产品的开发过程中,CharlesHwang建议并特别要求与55系列产品的关键设计工程师之一Bo Zhang先生共用一间办公室。据此,宁波瑞华了解并相信,CharlesHwang利用与Bo Zhang先生工作的密切关系,复制和转让了储存在共享办公空间内的55个系列产品的设计文件。

于是在2013年9月27日,CharlesHwang利用宁波瑞华的商业秘密以自己的名义在美国申请了一项临时专利,两个月后于2013年11月22日提交了非临时申请(美国专利申请号14/088149),并最终于2016年8月2日授权,即102号专利。

值得注意的是,CharlesHwang在102号专利中披露了宁波瑞华与其电池连接设计和电压源设计有关的商业秘密,包括宁波瑞华当时未公开的中国905专利申请中使用的数字。

以下是起诉书中宁波瑞华给出的其中国专利与CharlesHwang的102号专利的对比图。其中,宁波瑞华认为102号专利的电池连接设计在其522U的中国专利已经披露,而且宁波瑞华的中国专利申请日都要早于102号美国专利的临时申请日。

来源:起诉书;整理:企业专利观察

因此,宁波瑞华认为CharlesHwang向美国专利商标局作出了虚假陈述,即他是唯一的发明人,而实际上包括楼森燎在内的宁波瑞华三位人员才是102号专利的真正发明人。而且认为CharlesHwang对102号专利的发明没有贡献,不应被列为发明人。楼森燎等宁波瑞华三人才应该是102号专利所述发明的真正发明人。黄等人对102号专利中的发明没有贡献,也不应该被列为发明人。

同时认为,102号专利特征和机密专利设计中披露了CharlesHwang只能在受雇于宁波瑞华时才知道的信息,而这是CharlesHwang违反瑞华公司和员工政策获得的。而且,某些身份不明的John/Jane Doe的被告与CharlesHwang非法合作,获取并披露瑞华的机密专有技术,包括电池连接设计、电压源设计以及瑞华55系列产品的早期设计,以及外部连接空气压缩机的设计。

宁波瑞华在本案中认为,其多年来通过至少100万美元的投资,以及在时间、人才和其他资源方面的大量投资,才开发了自己的商业秘密。因此请求法院做出102号专利发明人的变更等系列裁决。

结语:宁波瑞华的知识产权启示

宁波瑞华遇到的知识产权问题可以算是企业商业秘密和专利保护上的一个典型案例。企业可以通过以下几点看看知识产权工作是否到位:

一是宁波瑞华认定的企业商业秘密是否有足够的证据。在整个起诉书中,宁波瑞华对于自己声称的商业秘密,包括参数描述的比较粗略,还要看企业在实际管理中,是否有在相关资料管理和人员管理上充分做到了涉密信息的管理,是否对涉密信息有标注为“秘密”或是分级管理,而不在专利中体现参数理由并不一定能构成企业的商业秘密。如果最后庭审认为宁波瑞华缺乏足够的证据,说明国内制造型企业可能在法务合规管理上还有提高空间。

二是偏向海外市场的制造业企业为何不去海外市场布局专利?企查查显示的宁波瑞华的工商资料,这是一家中瑞合资企业,产品全部销往美国、英国、德国、法国等世界各地。但是为何本案中显示出的其拳头产品55系列只有中国专利,美国专利反而被销售副总抢先以个人名义申请?其中是否存在企业海外专利布局意识薄弱等问题,还是没钱去海外申请?可能这也是很多制造型企业普遍的问题。如果是意识问题,说明中国确实还有很多制造业企业并不是太理解专利的作用,如果是缺钱的问题,就涉及到我们现在要停掉的海外资助,是不是应该重新考虑去优化,而非一刀切。

三是缺乏定期监控销售市场的专利动态变化。对于CharlesHwang在2013年在美国提出的专利申请,2016年授权,期间三年时间,至少有1年多该专利是处于公开和审查的状态,如果企业能够在其期间监控到相关专利动向,是更容易在专利授权前提出异议而阻止专利授权的。一种可能是,宁波瑞华被对方起诉时,才知道有这样的专利存在。

其实,像宁波这样的制造业聚集地,近年来遇到的知识产权纠纷越来越多,而且出现了一些在全国来看,影响力都很大的专利案件:像奥克斯与格力宁波容百与比利时优美科宁波甬矽与长电科技宁波盈芯与奥比中光小熊电器和北京利仁,以及反垄断方面影响力很强的宁波金鸡等与日本日立金属案件。

从这些案件来看,宁波的企业大多还处于被动的位置,也就意味着,至少宁波企业的知识产权工作还有很大提升空间。当然这也是国内很多制造型聚集地企业的共性,企业实际上还是需要更贴近业务实务的帮扶,而非看起来很好,但实际意义不大的各类“面子”工作。

这一点我们在接触很多企业时,还是发现了一些共性的问题,包括将很多时间浪费在一些并没有实际意义的分析和工作中,有些企业对专利工作的实质还有些迷惘,有些被国内偏政府引导的气氛所误导等。这或许是未来国内企业需要着力改变的一点。

标签: 宁波 专利 瑞华

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