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亚马逊跨境电商内卷开打专利战(“侵权的”把“维权的”告了)

  作者:黄莺

  2021年,对深圳的亚马逊跨境电商来说,实属不易。先是封号狂潮,据深圳市跨境电子商务协会统计,亚马逊平台被封号的中国卖家超过5万损失金额超过千万人民币,其中深圳卖家就占了32%。紧接着,美国专利商标局在年底撤销了一家深圳知识产权公司代理的15807件商标,原因是认为该机构组织提交的大量美国商标的行为涉及提供虚假的第三方签名、虚构和欺诈信息,导致直接官费损失超过340万美元,给商标申请人带来的直接或间接损失更是不可估量。这些商标申请人中,很多都是深圳的亚马逊电商,其中一些商标就是为亚马逊业务而申请。堪比知识产权领域的“亚马逊封号”事件。而活下来的深圳跨境电商,迎接他们的下一场考验:或许是专利

  01深圳跨境电商内卷:“侵权的”把“维权的”告了

  3月3日,美国弗吉尼亚东区地方法院,两家来自龙岗和南山的亚马逊电商,将一家龙华的专利权人告到了法庭。

  深圳电商,开始了“内卷”。

  起诉书

  原告深圳市街猫科技有限公司(位于深圳龙岗)和深圳Xinyisheng科技公司(位于深圳南山)分别以OcoopaAptoo品牌在亚马逊上销售商品。

  Ocoopa销售商品包括便携式暖手器、台灯、海滩配件(毯子、沙滩垫),其95%的销售额都来自亚马逊

  Aptoo销售商品包括便携式暖手器、狗带等狗配件、海滩配件(毯子、沙滩垫和雨伞等),其100%的销售品牌来自亚马逊

  根据亚马逊资料显示,AptooOcoopa旗下的子品牌。

  Ocoopa和Aptoo

  本案被告深圳易联优创网络有限公司(易联优创),拥有一项名为“具有便携式电源功能的暖手器”美国专利US10,939,504(504专利),2021年3月4日获得授权。

  两原告之所以起诉拥有专利权的被告,是因为被告易联优创在2021年11月19日,向亚马逊平台提交了针对原告的中立专利评估(Amazon Neutral Patent Evaluation,NPE),NPE是亚马逊在2019年推出的专利侵权下架机制,专利权人可以通过NPE程序对亚马逊平台上存在的潜在侵权产品发起维权,一旦被亚马逊认定为侵权,则相关产品被下架。

  由于原告并未对被告提出的“2021年NPE”作出回应,导致亚马逊在2021年12月28日下架了原告的四款产品

  被告易联优创在2022年1月7日又向亚马逊提出了第二次NPE(2022年NPE),并提出九款产品涉嫌侵权

  此次两原告终于在2022年1月21日向亚马逊回应了NPE。原告街猫科技确定了2个产品回复NPE,Xinyisheng科技确定3个产品回复NPE,并认为其余型号产品并不相关。

  在此情况下,两家原告发起针对易联优创的起诉,认为易联优创应属于恶意诉讼,其504专利应被判无效,OCOOPA和Aptoo认为其利润、产品、销售排名、评论和声誉都受到损害,而且面临其产品即将下架的风险。

  尤其是对于2021NPE后的下架产品,造成的损失包括:现有库存24,249台,亚马逊每月向卖家收取仓储费,每月360美元;删除亚马逊存储产品需要支付费用,退市的暖手器(24,249台)拆除费18,255美元;为24,249台向亚马逊重新供应暖手器成本约36,510美元;以及退市的产品成本和运输成本约392,580美元。总计44.77万美元。

  因此,两原告认为有权向被告追讨其不当得利,并请求法院作出判决:1. 做出有利于原告的判决;2. 声明原告产品不侵犯504专利;3. 声明504专利一项或多项权利要求无效,或因不公平行为而不可被执行;4. 向原告支付合理律师费、专家费;5. 撤销向亚马逊提起的任何侵犯504专利的投诉等十三项请求。

  02什么是亚马逊“中立专利评估”?

  亚马逊发明专利中立评估计划(AmazonUtility Patent Neutral Evaluation Program)是亚马逊于2019年推出,当时经历了一个测试阶段,测试时期仅限受邀用户开放。目前应该已经可以对所有公众开放。

  在该计划推出之前,亚马逊平台一直都有提供侵犯知识产权的报告机制。当时,如果有人认为在亚马逊上提供了侵权的商品,有两种途径:一是可以利用亚马逊在线表单;二是如果权利人拥有品牌注册账户,可以使用亚马逊的品牌注册程序。如果亚马逊确定这些列表产品可能侵权,则会立即删除侵权报告中的内容。

  但是,对于收到的发明专利侵权报告,亚马逊并不会直接删除,除非专利所有者可以向亚马逊提供法院或国际贸易委员会ITC裁定专利侵权的命令。

  但是获得法院或ITC的裁决,显然是一个既费时又费钱的过程,这使得无法获得此类证据的专利权人很难在亚马逊上维权。因此,亚马逊能做的只能是将侵权报告向卖家提供,要求双方自行解决。

  即使专利权人获得法院或ITC裁定初步禁令,禁止其在未决诉讼期间销售被控侵权产品,但是被告往往可以在亚马逊上新开几个店铺,继续销售同一侵权产品。

  也正是因为之前的维权程序存在诸多问题,亚马逊在计划推出该新计划。该计划是为寻求在没有法院或ITC命令的情况下对亚马逊实施专利的专利所有者设计的。

  该计划中,亚马逊用中立专利评估者代替了法院和ITC裁决,中立专利评估者将听取专利所有者和卖家有关相关侵权的答辩,然后确定卖家产品是否可能侵犯专利所有者的专利。

  这样一来,评估费用不仅较地方法院和ITC诉讼大幅下降,而且从提出评估到做出决定时间很短,一般全部走完不超过十周。

  如果专利权人获胜或是卖家不参与评估或中途放弃,亚马逊都将删除被控侵权的商品清单。

  专利所有人提交一份声明,在一次评估中最多可以包括20个ASINs(注:亚马逊标识号)的被控侵权产品,解释产品如何侵犯专利。亚马逊收到该请求和清单后,将向专利所有人和卖家发送一份中立的专利评估协议。

  该机制的设计,为双方提供了充分表达各自意见的机会。时间表设计上:(i)专利所有人有21天的时间进行初步论证;(ii)卖家有14天的回复时间;(iii)专利权人有7天的答复时间。

  如果卖家决定参与评估,则亚马逊选定一位中立的专利评估者(专利律师),并要求双方向评估方各支付4000美元的保证金,最终将由败诉的一方支付4000美元,胜诉一方的4000美元将退回。

  如果评估者认为专利所有人有可能证明被控产品侵犯了所主张的权利要求,评估人将不提供理由。如果评估人员认为专利所有人不太可能证明被控产品侵权,评估人员应简要说明专利所有人不太可能证明侵权的原因。

  如果双方在这一过程中达成和解,将根据和解达成的阶段进行评估的部分收费。

  整个评估仅限于一项发明专利的一个权利要求主张

  总体来看,该计划设计的非常精简

  而卖家提出抗辩的方式除了主张不侵权之外,只有两个途径:一是法院、美国专利商标局或ITC已经认定所主张的权利要求无效或不可执行;二是证明被控侵权产品(或物理上相同的产品)在主张专利的最早有效申请日前一年或一年以上已经在销售。且第二种抗辩只能基于评估者能够独立核实的可信证据,例如亚马逊首次销售产品日期等。

  从本案两原告起诉书中对504专利提到的不侵权抗辩理由,上述几种理由都用到了:例如原告认为504专利要求优先权的中国专利申请201911144220.0优先权日是2019年11月20日。而OCOOPA首次在亚马逊上出售暖手器是在2018年9月6日。另外认为504专利保护的是两个按钮的暖手器,而OCOOPA只有一个按钮,因此不侵权。

  03中国跨境电商如何应对

  这起案件只是揭开了当前跨境电商在亚马逊激烈竞争的一角。

  互联网搜索关键词“亚马逊专利中立评估”,就会发现不少网页记载了不同的中国商家遇到的类似情况。

  亚马逊推出的该计划确实较之前繁琐的侵权认证过程简易了很多,对专利所有人而言,具有时效快、成本低、效果好的特点。

  但是,万事必有两面。

  正是因为这种维权方式费用低、时效快,实际上也会吸引一些“专利流氓”盯上这个路子。

  仅以本案来看,专利所有人4000美元的投入成本,卖家下架了四款产品,其核算的成本损耗就超过44万美元,杠杆大于110倍。

  该计划最大的问题在于,亚马逊平台并无能力对专利的有效性做出像法院和专利局似的判断,中立评估者仅能根据双方提供的材料来判断是否侵权,以及专利是否有效。这就要求被告的卖家如果证明不侵权,至少要对被诉的相关专利的有效性做全面的检索分析(自由实施分析FTO),而美国一个FTO的律师费就要几万甚至十几万美元,这对于跨境电商来说是一个不小的成本投入。

  但如果不积极应对,按照亚马逊的规则,就要强制下架。

  有时,专利所有人正是抓住了亚马逊可以强制下架,但其平台又无力对专利有效性或质量进行评估的特点,采用低成本的方案,有时会通过“起诉-和解”的方式,将利益最大化。

  像本案中,易联优创美国504专利享有中国优先权的中国专利201911144220.0,在经过中国专利局的审查后,已在2021年10月21日被发出了驳回决定,证明了这一件专利至少在中国是质量不高的。而如果两家原告想在美国对已经授权的专利提出类似的复审IPR,则又是一笔不菲的律师费

  因此,不排除易联优创这家信息量很少的公司到底是真的跨境电商维权,还是只有专利并无实体的所谓“专利流氓”。据两原告起诉书中描述,在易联优创发起2021年NPE之前,曾联系过两家被告有关侵权事宜。

  所以,易联优创此次是将两家以亚马逊为生的跨境电商逼到了绝路,两家才选择了在地方法院以恶意诉讼提起反诉。

  因为亚马逊并未公开该计划实施后,通过专利中立评估程序的专利所有人和卖家案件的数量和趋势,目前还很难获知这个途径中,到底有多少专利所有人开展了维权,多少卖家产品被下架,以及多少双方达成和解。

  但是,这里面暴露出来的一些列问题,值得中国的跨境电商深入思考。在此,提几点建议:

  1. 卖家遇到侵权投诉,要积极回应

  如果不回复,亚马逊就认定侵权成立,会立即下架,其效力相当于法院颁发的禁令,这对专利所有人来说是很好的武器,但对卖家来讲确实灭顶之灾。

  2. 合理判断专利所有人的真实目的

  通过积极沟通,卖家要知道专利所有人发起中立评估的真实目的,确实就是要下架产品,还是只想“敲诈”一笔和解费。综合考虑,律师费、诉讼费、时间损耗、和解费等,从而找出对自己利益最大化的方式。

  3. 积极评估专利所有人起诉专利的质量

  由于美国律师费用昂贵,中国跨境电商可以寻求性价比国内机构进行专利无效性检索,只要能够找到充足的证据材料,能够说服中立评估者,就能以最小代价解决这一纠纷。当然,也可以通过像我们一样的“专利赏金猎手”平台,用更具性价比的方式找到无效的对比文件,同时公开相关专利纠纷细节,增强对专利所有者的心理施压,促成最优效果解决纠纷。

标签: 亚马逊 专利 卖家

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