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Sisvel评论美国2021年SEP政策草案(专利池再被提起)

  编译:肖研

  我们赞赏并鼓励就如何通过在美国和全球采取明确、平衡和合理的政策来改善标准必要专利(SEP)许可生态系统开展公开对话。Sisvel以其在促进创新和管理知识产权方面的世界领先地位而自豪,拥有近40年的成功管理专利组合的经验,这些专利组合涉及各种包含ICT技术的标准。Sisvel的商业模式基于只使用高质量专利,这是确保集团开发的许可计划(专利池、联合许可计划和其他形式的IP聚合)成功的关键。Sisvel认为,管理知识产权意味着支持创新。只有从对技术和市场的深入了解开始,才能成功地做到这一点。我们相信,通过高效和有效的知识产权许可,可以为研发创造必要的激励,从而形成一个自我维持的循环,为研发活动提供资金。如声明草案所述,SEP许可谈判中的诚信对于确保有效许可和维持必要的技术创新激励、促进消费者选择和增强行业竞争力至关重要。与此同时,必须建立一个稳健、平衡的政策框架,以确保有一个真正的公平竞争环境,在这个环境中,创新者因在技术进步方面的投资而获得公平回报,实施者继续将这些创新的好处传递给社会。美国专利商标局(USPTO)、美国国家标准与技术研究所(NIST)和美国司法部反垄断司(DOJ)(以下简称“机构”)认为并承认,专利制度为发明人提供了应用知识、承担风险和投资研发的激励。然而,我们确实关切地注意到,该声明草案的某些方面,如果获得通过,将与标准生态系统的平衡政策框架相违背,并将有助于削弱专利制度。我们在回答以下问题时解决了我们的担忧:1. 2019年关于受自愿F/RAND承诺约束的标准基本专利补救措施的政策声明是否应该修订?2019年政策声明反映了一些非常重要的政策立场,这些立场对于帮助恢复美国SEP许可生态系统的平衡至关重要,并使美国的立场与正在出现的全球趋同保持一致,以平衡SEP持有者和实施者之间的竞争环境。它认识到健全的专利体系的重要性,同时又不夸大反垄断监管机构在标准生态系统中应发挥的作用。更具体地说,2019年政策声明指出:I. 专利所有人的F/RAND承诺是确定适当补救措施的相关因素,但不需要成为任何特定补救措施的障碍。II. 国家法律规定的所有补救措施,包括禁令救济和充分的损害赔偿,应适用于违反标准必要专利的情况,但须遵守F/RAND承诺,前提是特定案件的事实证明这些补救措施是有效的。III. 没有一套特殊的法律规则限制对标准原始专利侵权的补救措施,这些补救措施受F/RAND承诺的约束,这与美国法院迄今持有的权利一致。2019年的政策声明正确地警告了限制SEP可用补救措施的做法,指出这种做法将不利于平衡的专利体系,最终损害创新和动态竞争。我们认为这些政策立场应该保持下去。2. 修订后的声明草案是否适当地平衡了自愿协商一致标准过程中专利持有人和实施者的利益,符合评估侵权补救措施的现行法律框架?遗憾的是,声明草案偏离了上述2019年政策声明提出的非常重要的政策澄清。这些澄清有助于恢复标准过程中专利持有者和实施者的利益平衡。声明草案2重申了专利劫持的威胁,并一直是限制SEP持有人禁令救济的主要前提之一。各种研究指出,专利劫持的威胁被严重夸大了。事实证明,劫持理论只不过是一种理论,没有任何实证证据支持劫持或市场参与者的行为。除非基于具体事实,而非没有经验市场证据支持的一般假设或主张,否则不应采取旨在保护知识产权持有人免受阻碍和限制其权利的任何措施。正如美国上诉法院在爱立信 v D-Link案中指出的那样,应该有比一般性论点更多的东西,认为劫持是一种可能性。4声明草案中支持劫持理论的一个主要论点值得强调,那就是它可以阻止对标准化产品的投资,并推迟标准化产品的推出。这一观点与市场证据以及SEP许可在实践中的运作方式不一致。从宏观经济角度来看,有证据表明,一个运转良好的市场,全球标准化技术的采用率几乎呈指数级增长。以移动通信为例,有证据表明5:

  • 世界上有一半以上的人口正在使用移动互联网移动宽带网络覆盖了

  •全球94%的地区覆盖了移动宽带网络

  •到2020年底,全球4G覆盖率增至84%,全球5G覆盖率从2019年的5%增至2020年的17%。这只是更广泛的标准生态系统的一个快照。缺乏证据表明,SEP所有者滥用其市场力量导致创新停滞、价格上涨或市场进入受限。在实践中,实施者已经可以使用SEP保护的技术,并且基本上不面临将该技术纳入其产品的障碍。在实践中,实施发生在许可讨论开始之前。因此,认为SEP持有者可以推迟标准化产品推出的说法是错误的。现实情况是,SEP持有者与已经在使用其SEP教学的实施者接触,以发起许可讨论,这是德国联邦最高法院承认的。6如果谈判失败,谈判各方可能最终参与一个旷日持久的争议解决过程,而实施者在没有许可证和SEP持有人没有任何直接追索权的情况下继续实践SEP的教导。这从根本上反映了为什么SEP持有人的谈判地位较弱,以及为什么有必要提供所有补救措施,包括禁令救济,以实现更公平的竞争环境。英国最高法院在大西洋彼岸承认,限制禁令救济会导致谈判立场的不平衡。在Unwired Planet v Huawei案7的判决中,法院指出,在全球SEP许可的情况下,作为禁令替代品的损害赔偿不足,但认为如果专利持有人仅限于金钱补救,侵犯专利的实施者将有继续侵权的动机,直到,一个接一个的专利,一个接一个的国家,他们被迫支付版税。对他们来说,自愿进入FRAND许可证是没有经济意义的。8还应考虑到,即使专利侵权损害赔偿金有所增加,也仅与诉讼中的专利有关,因此不足以补偿在全球投资组合基础上持有多个SEP的SEP所有者。它可能无法对故意侵权者起到足够的威慑作用。到目前为止,我们的经验是,反向劫持仍然是一个良好的商业战略,几乎没有任何负面影响。不幸的是,没有足够的激励让侵权者做出良好的公民行为。我们仍然面临着许多来自实施者的阻力,他们拒绝参与旨在达成F/RAND许可证的诚信谈判。尽管如此,他们仍在继续使用我们代表多个创新者管理的专利权所涵盖的技术,从而剥夺了我们合作的创新者的投资回报,这是维持创新周期所必需的。因此,任何要求限制或重新考虑SEP禁令救济可用性的政策提案,不仅会鼓励抵制行为,也会极大地抑制SEP所有者投资和参与标准开发。9不幸的是,这方面的声明草案更倾向于保护实施者的利益,而牺牲了SEP持有者的利益。3. 修订草案的声明是否解决了有关市场权力延伸的潜在竞争性问题,该问题超出了2021年7月9日行政命令中关于促进美国经济竞争的适当专利范围?我们认为,谨慎的第一步可能是对SEP生态系统进行研究,以确定SEP持有人的市场力量是否确实存在竞争担忧,以避免采取明显夸大任何反垄断担忧的政策立场。行政命令本质上是一个考虑是否需要修改2019政策声明以解决潜在竞争问题并保护标准制定过程免受滥用的呼吁。行政命令没有要求改变目前的政策立场。2019年政策声明中的机构以撤回2013年政策声明为前提,前提是这些机构以及美国和国际法院在SEP争端方面获得的额外经验。基于这一经验,他们指出,寻求限制禁令和其他排除性补救措施的做法将不利于谨慎平衡的专利制度,最终会损害创新和动态竞争。关键的是,该声明草案建议重新引入2013年政策声明中确定的一些有问题的立场,这些立场与限制SEP禁令救济的可用性有关。自2019年政策声明通过以来,没有对是否存在任何竞争担忧或标准制定过程的滥用进行相应评估,也没有对良好公民行为制定足够的激励措施,以激励SEP的实施者获得许可证。偏离2019年政策声明的前提应是广泛征求各利益相关者的意见,并仔细考虑自该声明通过以来出现的任何发展或竞争问题,这些发展或竞争问题有理由偏离机构的当前立场。还应考虑到,如果偏离2019年政策声明,将引发对各机构政策立场的一致性和可预测性的质疑。4. 根据您的经验,禁令救济的可能性是否是根据自愿F/RAND承诺就SEP进行谈判的一个重要因素?如果是,你多久经历一次这种情况?根据我们的经验,禁令的可用性仍然是SEP持有人在FRAND谈判中最重要的谈判工具。SEP持有人可以利用禁令威胁作为讨价还价工具来收取过高或超FRAND费用的概念,与实际中的SEP许可和争议解决不一致。最终,正如英国最高法院在Unwired Planet v Huawei案判决中所观察到的,SEP持有人不能利用禁令的威胁来收取超FRAND费用,因为除非法院认为他们的出价是FRAND,否则它首先将不可用。10一般来说,限制SEP获得禁令的权利从根本上扭曲了整个专利体系,并大大降低了技术实施者进行诚信谈判的动机。限制SEP获得禁令救济的一般规则实质上相当于束缚法院的公平裁量权。这是美国最高法院在eBay v Mercexchange案的判决中特别警告的一个结果,并指出法院应在不诉诸绝对规则的情况下应用四因素检验。声明草案中提出,SEP持有人F/RAND承诺通常会妨碍禁令,这将导致美国最高法院试图避免的一项明确规则或广泛的性质分类。5. 在谈判SEP许可证时,通常会遇到其他挑战吗?如果是的话,作为一个实际问题,应该提供或交换哪些信息,以提高谈判的效率和透明度?在谈判SEP许可证时,尤其是在提供或交换信息方面,面临的一个主要挑战是,某些潜在的被许可人在没有承诺保密协议或同意签署保密协议的情况下,坚持提供不合理数量的信息。事实上,推迟签署保密协议通常被用作一种拖延战术。德国联邦法院在Sisvel v Haier案11的判决中解决了这个问题。法院指出,SEP持有人提供信息的义务不超过他们在投资组合许可合同谈判中合理要求提供的义务。无需对各自专利的使用进行详细的技术或法律解释;侵权人只需能够评估侵权指控——如有必要,可通过专家协助或获得法律咨询。如果侵权指控的正当性存在不确定性,诚实的谈判伙伴可以参与讨论。我们认为,实施者也应该愿意透露相关信息,如销量,生产预测,利润率等。这将符合善意的意图进行谈判,以达到F/RAND结果。6. 小企业主和小发明家是否受到涉及SEP的许可证低效率的影响?如果是这样的话,对于拥有或寻求获得SEP许可的小企业和小发明家,如何提高许可的效率和透明度?当双方本着达成F/RAND许可证的目的进行真诚谈判时,可以预期会产生积极的结果。小发明家可能面临的主要挑战之一是缺乏有效参与此类谈判的能力。根据我们作为专利池管理者的经验,像潜在许可人这样的小发明人以及小许可证持有人可以受益于补充专利聚合产生的规模经济和范围经济。这种SEP池的直接目标是:

  -促进对特定技术的访问,从而实现广泛而快速的实施。

  -通过多方参与和成本降低交易的复杂性。

  -为池所代表的IP成本提供透明度和可预测性。

  -减少清算必要的许可交易时的摩擦。还需要注意的是,小型发明人将从一个强大的专利体系中受益匪浅,在这个体系中,SEP仍然可以获得专利侵权的所有补救措施。套牢叙事的一个显著缺点是,它往往过度且错误地专注于解决大型SEP持有者的市场力量所造成的感知威胁。如果小型发明家和创新者的专利实施能力受到广泛限制,那么他们的投资组合或专利甚至是单一专利规模要小得多,他们将面临怎样的挑战,这是没有相应和平衡的看法的。这反过来将进一步加强现有参与者的地位,这些参与者可以通过其市场力量捍卫其市场地位,使他们成为唯一有可能投资于创新的参与者:这将让这些现有参与者控制创新,使他们能够决定投入多少资源用于创新,以及创新应以何种速度投放市场。7. 修订声明草案中提出的许可事项是否会促进诚信F/RAND许可谈判的有用框架?该框架可以通过哪些方式进行改进?任何诚信谈判框架,尤其是该框架,如何更好地支持标准制定组织的知识产权政策?我们赞赏声明草案中的建议,即建立一个支持诚意谈判的框架。我们还认识到,拟议框架与欧洲法院(ECJ)在2015年华为诉中兴通讯(Huawei v ZTE)判决12中制定的框架之间存在相似之处。美国和欧盟在这方面的做法趋同或一致的前景,确实有望使SEP许可生态系统受益。然而,欧洲法院框架和声明草案中提出的框架之间存在两个关键差异,这让人对拟议框架的有效性产生了质疑:

  1.欧洲法院提供的指导具有法律效力,对欧洲相关国家法院具有约束力。因此,除了迫使谈判各方遵守该框架外,它还使国家法院能够逐步建立和完善欧洲法院提供的指导,从而填补空白,回答欧洲法院指导中出现的一些开放性问题。

  2. 欧洲法院框架基于安全港概念运作。在这方面,ECJ框架使遵守该框架的SEP持有人能够避免在诉讼中发现滥用支配地位的情况(因此可以获得禁令救济救济),并使遵守该框架的实施者能够避免在诉讼中强制执行禁令。

  声明草案中提出的框架既没有法律效力,也没有安全港的激励。不遵循它不会产生任何影响,因此也没有遵循它的动机。一个直接的改进是增加安全港概念,确保合规SEP持有人获得禁令救济,并允许合规实施者避免实施禁令。关于建立一个更好地支持标准制定组织(SDO)知识产权政策的谈判框架,目前尚不清楚计划提供什么样的支持,以及这种支持的目的是什么。SDO当然不是讨论许可问题的合适论坛。SDO知识产权政策旨在促进标准的制定,而不是各方之间的谈判。8. 修订后的声明草案会对标准制定组织和标准制定过程的参与者产生什么其他影响(如有)?通过对SEP禁令救济的可用性提出限制,可以预期该声明草案将对标准开发过程的参与产生负面影响,尤其是对于不能通过其他收入来源交叉补贴其创新投资,并完全依赖通过知识产权许可产生的收入的参与者。此外,限制SEP禁令将向实施者发出一个信号,即如果他们侵犯美国专利,他们不会有什么损失。在外国制造商和其他政府起草自己的知识产权政策时,任何缺乏阻止侵犯美国专利的有意义工具的情况,对它们来说都是非常明显的。9. 修订后的声明草案讨论了旨在表明潜在被许可人何时愿意或不愿意获得F/RAND许可证的事实模式。声明中是否还有其他自愿或不愿意的例子?在评估不愿意获得F/RAND许可证的情况时,应该考虑各种事实模式,其中一些已经被法院确定,尤其是在欧洲。其中包括:

  -忽略通知和其他试图建立长时间通信线路的尝试。

  -表示愿意接受F/RAND许可证,但仅在涉及单个专利的基础上,就其侵权、重要性和有效性得到法院确认的专利而言:这增加了清算所有权利所需的交易,否定了规模经济效率,给创新者和实施者带来巨大的交易成本,并在多个司法管辖区复制摩擦。

  -坚持获取不合理数量的信息,或反复询问已经提供的信息。

  -表示愿意参与建设性的许可谈判,但未对此类谈判做出实际承诺。

  -提供非F/RAND反要约或仅在提起诉讼后提供反要约。

  -尽管拥有使用标准产品的全球业务,但拒绝签订全球许可协议。

  -将SEP持有人指示给供应商、子公司或控股公司(?)公司,申请执照。

  -反复强调许可证报价不是F/RAND,但未提供实质性论据证明原因。

  -拒绝接受经法院确认为FRAND的许可条款。

  -通过行业组织实施协调一致的反向劫持战略。

  -无正当理由拒绝或拒绝通过替代争议解决(ADR)解决争议的请求在还价被拒绝后未能支付保证金。

  -利用买方权力迫使发明人以低于F/RAND的条款获得许可证。10. 法院、其他当局或在许可证谈判中是否使用了之前行政部门关于SEP的政策声明?如果是,这些声明的使用对许可过程、结果或决议有什么影响?我们知道,2013年政策声明中的公共利益理由被美国贸易代表(USTR)用来反对美国国际贸易委员会(ITC)的一项决定,在该决定中,ITC发布了针对进口的排除和禁止令,苹果在美国销售和分销侵犯三星专利的各种产品。13在这方面,需要指出的是,尽管政策声明没有法律效力,但它仍然影响其他当局的决策。因此,政策声明必须反映一种平衡的政策观点。11. 美国政府是否可以提供/开发资源或信息,以帮助企业了解根据自愿F/RAND承诺许可SEP?从应对信息不对称挑战的角度来看,美国政府可以促进许可计划登记簿的维护,参与者可以自愿披露其许可计划的细节。结束语声明草案中指出,基于事实的平衡分析将有助于促进并有助于保持竞争和创新激励,以及继续参与基于共识的自愿标准制定活动。我们认为,任何政策变化都应该同样基于平衡和基于事实的分析。我们希望各机构重新考虑声明草案,不要采取只会在已经向创新者倾斜的专利生态系统中造成进一步失衡的政策立场。最终,美国的技术领导地位将受到削弱专利体系的政策的影响。Sisvel欢迎有机会进一步参与本次讨论,并随时提供任何澄清或进一步信息请求。

标签: 专利 声明 政策

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