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又一起科创板申报前的专利诉讼和解(警惕海外专利劫持)

作者:黄莺

1月14日,昱能科技股份有限公司(简称“昱能科技”)的科创板首轮回复公布,上市委对昱能科技与美国Tigo公司的两起专利诉讼,以及后续和解签署的许可协议,对公司经营和产品竞争力的影响,进行了重点问询。

来源:首轮回复

昱能科技成立于2010年,专注于组件级电力电子的研发及产业化,以打造安全智能屋顶光伏电站为使命,以柔性组件级电力电子(MLPE)组件级电力电子技术为核心竞争力,致力于开发出更适应市场需求的微型逆变器产品。

美国Tigo公司的介绍显示,Tigo是柔性组件级电力电子(MLPE)领域的全球领导者,2007年创建于美国硅谷。

据昱能科技招股书显示,Tigo公司先后两次将昱能科技及其美国公司Altenergy Power Systems告上法庭:

第一次,2020年6月1日和2020年8月19日

Tigo向美国加利福尼亚北区联邦法院分别递交了原始起诉状及修订后的起诉状,指控加州昱能华州昱能在美国销售的智控关断器产品存在侵犯Tigo专利号US8,933,321(2031.10.8)US10,256,770(2028.10.22)两项知识产权的情形。Tigo提出的主要诉求内容为:①请求法院判定加州昱能与华州昱能 APsmart系列的智控关断器产品侵犯了Tigo专利号为US8,933,321US10,256,770的两项美国专利;②请求法院作出永久性禁令,禁止加州昱能与华州昱能及相关人员在涉诉专利保护期内于美国境内继续上述侵权行为;③请求法院判定加州昱能与华州昱能侵犯其涉诉专利的行为构成故意侵权,并应承担相应的赔偿责任;④请求法院判定加州昱能与华州昱能支付Tigo足够的赔偿,包括但不限于合理金额的专利许可费、诉讼费用以及其他相应的赔偿。

第二次,2021年4月9日2021年4月9日,Tigo向美国加利福尼亚北区联邦法院递交了起诉状,指控昱能科技、加州昱能与华州昱能在美国销售的智控关断器产品存在侵犯Tigo在智控关断器产品上专利号为US8,653,689(2031.6.30)、US9,584,021(2030.5.26)、US9,966,848(2030.5.25)、US10,333,405(2030.5.25)US8,933,321(2031.10.8)五项知识产权的情形。此次诉讼除了没要求禁令外,其余请求与首次相同。

昱能科技在第一次被诉之后,也采取了积极措施,包括对Tigo专利提出无效请求,以及多个反诉要求等。

2021年4月21日,公司与Tigo就知识产权事项和相关诉讼签订《专利授权及和解协议》。和解协议中,昱能科技否认Tigo对其的指控,公司不存在任何侵犯Tigo知识产权的行为,双方共同确认和解的目的是为避免后续不必要的费用支出和其他不便。对于先前发生的律师费、诉讼费 等各项费用由双方各自承担。2021年4月26日Tigo公司提交了撤诉申请,前述案件根据和解协议结案。2021年5月3日,美国专利审查与上诉委员会同意华州昱能撤回对于Tigo涉诉专利无效申请

对于此次和解的具体金额、未来每件产品的许可费率以及与需要缴纳多少年,昱能科技并未做出详细数据说明,只是简单提到2020年是按“销售的智控关断器按台数”支付专利费,未来则是在涉诉专利有效期内,根据“单台智能智控关断器可连接的太阳能电池组件数量乘以单位使用费"这样两类方案,并将诉讼的损失重点聚焦在627万元的律师费上。

和解协议中约定,公司将就其2020年在美国销售的智控关断器按台数Tigo支付专利许可费在涉诉专利有效期内,昱能科技在美国销售的智控 关断器产品,将按单台智控关断器可连接的太阳能电池组件数量乘以单位使用费的形式向Tigo支付专利许可费。昱能科技的诉讼费用主要为律师费,律师费按期结算并计入当期费用。2020年度、2021年1-6 ,公司与Tigo的诉讼产生律师费用合计627.40万元

此次Tigo用来起诉的6件专利,有效期最长的一件专利是US8,933,321(2031.10.8),失效时间到2031年10月8日。这也就意味着昱能科技要为Tigo缴纳专利许可费至少到2031年,既还有近10年的时间。

在此期间,Tigo是否会继续使用诉讼等手段来延长这一许可协议还未知,但是像日立金属不断用诉讼和337调查迫使中国企业重新签订新许可协议的做法,最长将专利许可延长到了55年,这也是权利人会经常使用的手段。所以未来,昱能科技头上这个专利费的“金箍”会戴多久,或许还是个未知数。

而且从协议的具体计算方式来看,除了2020年是按照销售的智控关断器台数来计算许可费,其余则是按照智控关断器可连接的太阳能电池组件数量乘以单位使用费的形式来缴纳许可费,这一点似乎对昱能科技来看也不是好消息,因为随着太阳能电池的普及,组件数量是预期增长的,这样单台智控关断器的专利许可费变成了一个浮动值,而且很大概率会比2020年方案只按智控关断器台数来计算要增加。也就意味着昱能科技未来付给Tigo专利费的数额很有可能会逐渐增加。

从双方2021年4月份和解,到2021年6月29日昱能科技的科创板申请被正式受理,也使得昱能科技成为又一家在科创板上市前“不得不”对海外专利诉讼做出和解,为上市铲平道路的企业。

在它之前,激光雷达领域的明星企业上海禾赛科技也是在科创板上市前迅速解决了与美国激光雷达鼻祖Velodyne之间的专利诉讼,为此付出了不菲的专利许可费代价。与昱能科技类似的是,禾赛科技签署的和解协议也是到相关专利期限届满的2030年。

另一起类似的案件则是发生在LED照明领域的青岛易来智能,就在易来智能公示科创板辅导备案的前一个月,易来智能宣布与国外照明巨头昕诺飞(Signify,原飞利浦照明部门)长达一年多的美国诉讼达成和解。易来智能除了2020年缴纳221.1万元专利许可费之外,还需要按照Signify专利许可标准:每个产品0.25美元到5%不等的总授权费来缴纳。

不幸的是,禾赛科技和易来智能的科创板之路的最终状态是都“终止”了,虽然专利或许并非是导致其终止的根本原因,但是从两家公司上市披露的财务情况来看,因为专利诉讼与和解的原因,情况都不乐观。

禾赛科技最为明显,海外专利诉讼加之不菲的专利和解协议,确实为企业经营带来了巨大的压力,甚至有可能几亿的专利费支出一下就烧掉了其A、B轮的融资额。

易来智能则在诉讼诉讼期间突然担保了一笔1100万美元的美元借款,会让人联想到这是在为美国的律师费在筹钱。

实际上,昱能科技从2016年起就一直不断的在利用专利进行质押,诉讼期间也是如此,由此也能够看到其财务状况,尤其是遇到海外诉讼这种耗时和费钱的情况。

来源:首轮回复

虽然,昱能科技在答复中表示专利费可以消化掉,但是到底苦不苦,只有企业自己知道。

而且,从昱能科技2020年10月开始科创板上市的辅导备案,基本上也和与Tigo的诉讼存在交集,让人不得不对Tigo此时起诉的动机表示怀疑,是否就是想借着昱能科技想要上市之际,用专利“敲诈”一笔?实际上,禾赛科技的对手Velodyne,易来智能的对手昕诺飞又何尝不是呢?

这一点,在欧美资本市场与专利市场都发达的地区,在企业IPO前实施专利打击,获取最大利益,确实比较常见,像连续29年排在美国专利授权榜首位的IBM就是一个非常善于利用企业IPO时,突然发起专利诉讼的“老手”。

总之,对很多外向型的中国企业而言,尤其是准备IPO时,小心被国外竞争对手盯上,尤其是用专利进行合法“敲诈”,是一个普遍课题。从目前科创板企业在与国外的和解协议上来看,能看到中国企业实际上是处于非常被动的,有的谈判结果甚至会像一丸毒药,一直影响着企业未来数年的发展。

所谓,害人之心不可有,防人之心不可无。

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