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日本IP Bridge与HTC之战在中国持续上演(德国法院裁定侵权但不发禁令)

作者:黄莺

2022年1月5日,国家知识产权局公告显示,日本IP Bridge的一件中国专利ZL200980126319.6号,名称为“用于触发信道质量指示符的独立传送的控制信道信令”的发明专利维持有效,无效请求人是台湾手机制造商HTC公司。

来源:国家知识产权局

虽然HTC此次无效并未成功,但是却再次更新了两家之间长达数年的纠纷状态。在此之前,IP Bridge曾用上述这件专利,以及ZL201310085060.3"无线通信装置及无线通信办法"ZL200510052596.0”首部复原装置和首部复原方法“起诉HTC专利侵权。在2020年11月和12月,国家知识产权局公布了HTC对上述三件专利提出的无效请求结果,最终继续维持了上述三件专利的有效性

而此次最新公告的结果,应该是HTC对IP Bridge专利发起的第二轮无效宣告请求,但结果最先出来结果的这件196号专利,依然被维持有效。值得注意的是,HTC在历次无效请求中都选择了同一家中国律所代理其案件,并未做备选。

实际上,IP Bridge与HTC之间有关许可费的纠纷在中国开打之前,已经在海外交战了很久。尤其是在德国,一些判决结果成为当时欧洲对于解决FRAND问题的关注焦点:

曼海姆地方法院在2018年底裁定,HTC侵犯了IP Bridge的LTE专利,该专利是标准必要专利SEP,因此受FRAND规则的约束。但是法官并没有给予禁令救济,法官认为IP Bridge没有明确遵守这些规则(FRAND),不足以发出禁令。

根据德国曼海姆法院的判决书显示:2014年12月,IP Bridge就联系了HTC的母公司,建议双方就IP Bridge的专利组合进行许可谈判,其中就包括了SEP专利。之后,HTC和母公司分别提出了几项许可证要约和还价。2016年2月29日,HTC向母公司发送了一封信,说明LTE标准是如何利用其SEP技术的,特别是参考所附的对照表。之后,母公司在2016年9月7日的信函中确认,它愿意获得许可证。但是,并没有签订许可协议。

于是2016年9月27日,IP Bridge向曼海姆地方法院提起侵权诉讼,请求作出宣告判决,确认被告因使用SEP及提供信息而承担损害赔偿责任。2018年2月16日,在针对被告的未决诉讼中,HTC向母公司提出了进一步的许可要约。2018年4月11日,母公司签署保密协议后,HTC向母公司提交了与第三方就其相关专利组合(可比协议)的现有许可协议,并要求在一周内(2018年4月18日)对其2018年2月16日的最后一次许可要约作出回应。这一期限延长了近三个星期,直到2018年5月7日。在曼海姆法院的裁定中,有几点意见值得现在继续回味:

1.SEP专利转让之后,受让人也需承担FRAND义务由于IP Bridge用来起诉的专利是从松下转让而来,因此在法院看来,IP Bridge必须遵守该SEP专利之前持有人松下对ETSI作出的FRAND承诺。根据ETST知识产权政策,如果SEP的受让人知道其原持有人的FRAND承诺,但拒绝履行由此产生的义务,则SEP的受让人则被认为是滥用其市场权利。即SEP受让人不能将其专利纳入标准中获得利益而不受原持有人承诺的约束。2.曼海姆法院驳回禁令救济的原因曼海姆法院没有支持IP Bridge的禁令救济动议,主要是认为原告未能满足华为 v 中兴案中的华为框架的要求。但是从双方之前的谈判过程来看,法官认为没有缺陷:包括原告已经将SEP专利侵权事实告知HTC,而被告也宣布愿意获得一份涉及诉讼SEP的许可证。法院认为IP Bridge未能履行其在华为框架下相应的义务,向HTC发出FRAND许可要约。

在2016年2月IP Bridge提出的要约内容被认定为非FRAND,因为该要约包括的条款提出,被许可人有义务全额支付约定的特许使用费,即被许可产品组合中只有一项专利有效,且被HTC使用。在2018年4月11提出的进一步要约,法院认为HTC没有足够时间评估该要约,因为从向母公司提出可比协议(2018年4月11日)到HTC在诉讼程序中被主张禁令(2018年5月15日)只有22个工作日,时间太短,无法对IP Bridge的许可证要约进行合格评估。因此法院认为这一要约不符合华为案的要求,因为被告HTC没有时间评估该要约,并最终向IP Bridge提出反向要约。所以,如果SEP持有人在诉讼开始前并未满足华为案的要求,就需要保证双方在不受正在进行审判的压力情况下再次进行谈判。否则根据反垄断法,提取侵权诉讼可以被视为滥用。

结语

HTC手机早年取得了巨大的成功,也因此在2010年之后招致了众多的专利诉讼,尤其是在德国等地。不仅仅是日本的IP Bridge,德国的NPE公司IPCom都曾对HTC要求法院发布禁令。

正如去年HTC与爱立信一案最新的裁决显示,HTC虽然也在不断地与大公司和NPE做着反抗,但整体来看还是一个善意被许可人的,这一点从本案HTC与母公司的邮件中也可以看出。在HTC最终倒下的原因之中,过重的专利堆叠费用应该是其中一个因素,就像HTC与爱立信一案中所展示的,从最初的2.5美元,HTC在经营不善之后一路要求按照0.1美元来实施,足见专利许可费率在权利人与实施人之间的巨大差距。

因此合理的许可费不仅是实施人的要求,同样也应该是有利于权利人的,否则像HTC这种最终倒掉的品牌,想必权利人也会因为从HTC再也收不到丰厚的许可费而受到影响。所以在许可费率上,一定是互相平衡的产物,而非一方制定之后就不容变更的,这样极有可能造成实施人因专利费过重而影响到企业生存,最终权利人的利益也将受到影响,”唇亡齿寒“不过于此。

在本次及以往双方中国无效宣告请求上,代表HTC的是环球律师事务所,代表IP Bridge的是万慧达律师事务所。

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