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美国SEP新指南可能导致未来的SEP风暴(不确定因素怎么排除)

作者:Michael T. Renaud,Daniel B. Weinger,Bruce D. Sokler,James J. Thomson原题目:Uncertain Seas for SEP Sailing In the US-NEW Guidance May Cause StormySEP Future来源:MINTZ,09.12.2021编译:肖研

编者:本文全球IP专家对美国司法部DOJ在12月6日发布的征集关于SEP许可谈判和补救措施草案意见和建议系列的第二篇,本期内容来自美国MINTZ律所,该律所在12月9日就迅速发表了四位律师对这一问题的看法。从内容上来看,基本将将美国司法部此次做出改变的背后动因进行了较为全面的分析。但是从措辞上,可以看出明显是站在SEP权利人一方,或者说背后看到的是高通的影子,所以对新草案与2019年政策背道而驰的做法提出了尖锐的批评,认为SEP持有人在新草案的情况下将难以获得禁令救济,这将削弱美国的创新能力。从DOJ发布意见征集的三天后,MINTZ就迅速做出反应来看,其代表的SEP权利人一方实际上对此大趋势早有准备,而且未来这种反对的声音将会越来越强烈。

美国司法部正在请求公众对一项新的政策草案发表意见,该草案涉及标准必要专利(SEP)的许可谈判和补救措施,但需遵守美国专利和商标局(USPTO)、国家标准与技术研究所(NIST)和美国司法部反垄断司(DOJ)(合称“各机构”)最近联合发布的FRAND承诺。这些机构最初要求对11个问题发表意见,直到2022年1月5日意见征集期结束。(这篇文章发表几天后,各机构将截止日期延长至2022年2月4日。)联合政策草案是有关SEP谈判的机构指导以及双方当事人滥用其主导地位的可能性的三部曲中的第三部。最新版本概述了SEP持有人和潜在被许可人在谈判中应采取的步骤,并再次对SEP持有人禁令救济的可行性提出质疑,因为它提供了SEP持有人可以获得禁令救济的模糊和不明确的情况。新政策的明显目标是在重新平衡FRAND费率谈判的幌子下,收回2019年联合声明中目前所认为的支持专利所有者的主旨而该政策草案的意图是创建一个更高效的许可市场,避免劫持和反向劫持。由于几乎没有经验证据表明,以任何方式出现了需要“再平衡”的停滞,这显然是朝着一些观察家认为是政治性的政策变化迈出的第一步,特别是为了安抚那些寻求避免或至少延迟支付SEP许可证的硅谷关键公司。因此,2021年政策草案与前一届政府背道而驰,破坏了2019项政策的主旨,并似乎在大规模实施者的青睐下重新平衡了这一政策。

SEP谈判路线图为了推进FRAND谈判,各机构制定了SEP许可讨论的拟议模式路线图。首先,SEP持有人应:

提醒潜在的被许可方相信被侵犯的特定SEP;

提供关于“SEP如何在可行范围内,[是]被侵犯的代表性SEP”的信息;和

提供一份真诚的FRAND报价。

作为回应,实施者应评估所提供的信息,并在“商业上合理的时间内以促进谈判或获得许可证的方式”作出回应。各机构列举了实施者的以下潜在应对措施。

接受提议;

做出善意的还价;

提出有关条款或专利的具体关注问题;

提议中立方解决争议问题;或

要求提供合理评估报价所需的更多具体信息。

最后,SEP持有人可以:

接受还价;

解决问题并提出新的FRAND报价;

提供关于先前FRAND报价的更多信息;或

提议一个中立机构来解决有争议的问题。

这一过程中的固有缺陷是,它给SEP持有人带来了更多负担(这是显而易见的),允许实施者延迟过程,并且不需要实施者提前承诺最终获得许可证,即使SEP持有人提供了客观公正的条款。实现者可以采取的明显且允许的第一步是等待“商业上合理的时间”,然后通过请求更多信息作出响应。可以说,实现者可以反复这样做,大大降低了过程的速度,同时仍然坚持自己是自愿的被许可人,并避免仅仅基于其许可承诺声明而非其行动的潜在禁令。如果谈判失败,法院敦促通过eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.来考虑相关事实,eBay标准是否是一个合适的标准,以查看潜在的违反SEP的禁令是业界争论的主题,然而,各机构完却全同意采用eBay标准。正如业内人士所知,自eBay以来,即使是非SEP,获得侵权禁令也非常困难。eBay的实施,甚至包括不情愿的许可测试,将继续导致一个不平衡的领域,有利于实施者而不是SEP持有者。

平衡“劫持hold-up”与“反向劫持hold-out”——一种错误的叙述?该政策草案试图通过减少“劫持”和“反向劫持”来平衡FRAND汇率谈判中的不平等,该政策旨在防止“劫持”,即SEP持有人试图通过其主导市场地位和/或利用诉讼威胁来确定超FRAND费率,以及实施者试图延迟流程或避免支付版税的“反向劫持”。当前草案的问题在于,它最终偏向于实施者,不利于美国的禁令救济,这使得美国SEP持有人处于不利地位。这种片面性甚至更令人担忧,因为反向劫持是一个比劫持更大的挑战。劫持是一个据称从未实现的问题,而行业中充斥着实施者反向劫持和故意拖延的例子。参见“欧洲的焦点从专利劫持转移向专利反向劫持”,IAM,2020年1月24日。在全球范围内,其他司法管辖区的SEP持有人可以随时获得禁令救济。

禁令救济仍然可用,但不受鼓励

目前的政策草案至少两次破坏了SEP持有人的潜在禁令救济。同样,这似乎是为了安抚那些实施者,他们希望“再平衡”许可动态以增加避免或延迟许可的机会。各机构表示,“在这里,潜在被许可人愿意许可并能够根据自愿FRAND承诺赔偿SEP持有人过去的侵权行为和未来使用SEP,寻求禁令救济代替诚信谈判不符合FRAND承诺的目标。([w]here a potential licensee is willing to license and is able to compensate a SEP holder for past infringement and future use of SEPs subject to a voluntary F/RAND commitment, seeking injunctive relief in lieu of good-faith negotiation is inconsistent with the goals of the F/RAND commitment.)”2021年12月6日,联合政策草案(“草案政策”)第4部分。然后,各机构表示,“这是一个一般性问题,符合司法上明确的考虑,金钱补救措施通常足以充分补偿SEP持有人的侵权行为。([a]s a general matter, consistent with judicially articulated considerations, monetary remedies will usually be adequate to fully compensate a SEP holder for infringement.)”起草政策草案第8部分。假定禁令救济即使不是不可能也很难获得,实施者将被激励推迟谈判,最坏的情况是,最终支付FRAND费率,待日后确定。此外,金钱补救措施足够的概念掩盖了这样一个事实,即SEP侵权者采用了尽可能多年延迟付款的策略,试图等待SEP持有人退出。

持牌人说了算

这项政策试图通过向不情愿的许可证持有人开放禁令来平衡这种寒蝉效应。各机构表示,“同时,当标准实施者不愿意接受FRAND许可证或恶意拖延许可证谈判时,这些策略可能会降低专利持有人自愿参与开发过程或为标准贡献技术的动机……[和]如果实施者不愿意或无法签订FRAND许可证,则禁令可能是合理的。([a]t the same time, when standards implementers are unwilling to accept a F/RAND license or delay licensing negotiations in bad faith, these strategies can lessen patent holders’ incentives to participate in the development process or contribute technologies to standards voluntarily… [and] [a]n injunction may be justified where an implementer is unwilling or unable to enter into a F/RAND license.)”政策草案8-9部分。这些机构接着指出,“如果潜在被许可人拒绝支付法院或其他中立决策者认定为FRAND特许权使用费的费用,则可能会被判定为不愿意获得许可。([a] potential licensee could be judged unwilling to take a license if it refuses to pay what has been determined by a court or another neutral decision maker to be a F/RAND royalty.)”政策草案第9部分。然而,该政策随后指出,那个“如果潜在被许可人同意受中立决策者确定的裁决费率的约束;如果其保留在仲裁或FRAND决定中质疑标准基本专利的有效性、可执行性或重要性的权利;或者如果它保留在同意许可后对专利的有效性或重要性提出质疑的权利。(a potential licensee should not be deemed unwilling to take a F/RAND license if it agrees to be bound by an adjudicated rate determined by a neutral decision maker; if it reserves the right to challenge the validity, enforceability, or essentiality of the standards-essential patent in the context of an arbitration or F/RAND determination; or if it reserves the right to challenge the validity or essentiality of a patent after agreeing to a license.)”。政策草案中的这一声明似乎表明,潜在的被许可人可以通过保留质疑专利的权利来避免不情愿的被许可人身份。这与自愿许可证持有人相反,允许实施者在拖延谈判或不付款的情况下以自愿许可证持有人的身份出现。

供评论的问题向公众提出的供评论的11个问题(总结和分类如下)要求就一系列主题发表评论,从更广泛的政策问题到帮助FRAND谈判的实际建议,以及修订政策的潜在影响。政策考虑问题(注:MINTZ精炼的各条内容与原版草案实际文字有出入):(1) 2019年政策是否应该修订?(2) 政策草案是否平衡SEP持有人和实施者的利益?(3) 修订后的声明草案是否解决了竞争方面的担忧,即市场力量有可能扩展到《促进美国经济竞争的行政命令》中确定的适当专利范围之外?(9) 美国政府可以提供或生产哪些资源来帮助企业了解受自愿FRAND承诺约束的SEP?(10) 使一方成为不愿意被许可方的其他因素(政策草案中概述的因素除外)?(11) 以前的政策声明是如何用于诉讼或谈判的?关于如何使SEP谈判更加平衡和高效的问题:(4) 禁令救济的可能性是谈判中的一个重要因素吗?(5) SEP谈判中是否存在典型的挑战?如果是,应交换哪些信息以使谈判更有效或更透明?(6) 小企业主和小发明家是否受到涉及SEP的许可证低效率的影响?如何提高效率?关于修订政策的潜在影响的问题:(7) 拟议的谈判框架是否有用?如何改进?(8) 对SSO和标准贡献者的影响?大体上,FRAND政策表面上提供了指导,为SEP许可谈判提供了一个公平的竞争环境。这些问题涉及到该政策是否在相互竞争的SEP利益之间取得了适当的平衡,特别是当涉及到一方是否在SEP持有人的禁令救济的可用性(或缺乏)方面对另一方进行了不公平的杠杆作用时。我们将看到公众的评论。例如,在回答问题(2)时,期望SEP所有人评论说,政策草案未能平衡SEP持有人和实施者的利益,并且可以通过明确规定禁令救济是默认的,当实施者不会承诺取得SEP许可证或不合理地延迟谈判时,进一步平衡。问题(4)和(10)还涉及禁令救济对谈判的影响以及与实施者被视为非善意被许可人相关的其他因素。各机构征求意见的另一个重要问题是,草案是否解决了2021年7月9日关于促进美国经济竞争的行政命令所引起的担忧。在允许在美国运营的最大和最成功的技术公司避免或延迟支付其公平份额的SEP许可费,同时享受SEP许可费的所有好处的情况下,针对SEP的促进竞争部分如何能够促进竞争,这是一个悬而未决的SEPs技术问题。(注:这是在影射苹果与高通之争?)显然,该政策将限制SEP所有者在SEP上获得禁令救济的可能性,一些SEP所有者可能认为这是对超出授予专利范围的反竞争市场力量的保护。然而,授予专利的范围始终包括排除权(专利授予的核心权利),因此即使在SEP上,排除权也不是授予专利权的反竞争延伸。相反,有争议的是,SDO成员合同之间的相互作用以及这些合同如何影响主张专利权的能力,应该由各机构进行分析。

结论总的来说,虽然修订后的政策比2013年的前任更加平衡,但它是从2019年的指导方针后退的一步,以牺牲专利所有者为代价偏袒实施者并安抚了包括知名硅谷公司和汽车公司在内的大型成功高科技股东(注:此处注意汽车公司的政策影响,意味着未来汽车专利池在美国想要“驯服”美国三大车企会有相当困难)。根据起草的政策,该政策指向一种与欧盟在华为 v 中兴案中的指导方针相一致的做法。华为 v中兴案经常被潜在的被许可方滥用以拖延谈判,最近在德国得到澄清,以防止这种拖延战术。尽管许可讨论的一些指导是切实可行的(并且大部分由市场实施),但在FRAND谈判中规定给各方的拟议行为方针给实施者提供了更多的延迟余地,并在没有狭隘情况的情况下取消了禁令救济。这一变化将不仅仅是“再平衡”,而是作为一种工具来延迟和避免确切的公司支付许可证SEP费用,并且应该支付这些费用。鉴于新政策的明显效果,公众的评论水平以及评论的方向将是有趣的。

【延伸阅读】全球IP专家对美国司法部SEP许可和补救措施草案的评论(一)

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