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爱立信4.9万件专利为何仍不愿提高专利费(真的能提高专利质量吗)

作者:智樯

要点:为缓解成本压力,美国专利商标局USPTO拟在2021年调整专利官费,普遍上涨5%,一些费用甚至更高。爱立信是全球少数几家每年专利许可收入超10亿美元的公司,在全球拥有4.9万件授权专利组合,因此专利资产管理及财务收支在企业经营中尤显重要。针对新方案,爱立信认为,USPTO的目标可以通过在专利的整个有效期内更均匀地分配费用增长,而不是将授权费和首次维护费分别提高20%和25%,指出类似5G这种商业化时间周期较长的技术,需要提前10年专利布局,因此企业需要时间去优化专利组合,同样的问题也出现在医药领域。爱立信并不是唯一对该方案提出建议的实体,代表企业群体的知识产权所有者协会(IPO),代表律师群体的美国律师协会(ABA),及一些个人、律所和企业都在60天意见征询期内向USPTO提交了各自建议。看点:专利属于无形资产,一般公司经营中都会计入支出成本。类似爱立信这类拥有大型专利组合企业而言,官费的增加将会为企业带来显著的运维压力,甚至减薄专利对外许可的收益。作为全球少数几家成功实现专利运营且每年都有数量可观的专利许可费入账的企业,对此次官费增加可能会带来的不利影响,爱立信发出了世界一流专利运营企业的呼声。这对我国同样拥有上万件专利组合的头部企业而言,具有很好的借鉴意义。

本文系“企业专利观察”原创文章,如需转载,请注明来源

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(以下内容7247字,阅读时间约15分钟)

01

USPTO官费调整背景、目标和方案

美国专利商标局(USPTO)表示目前采用的专利费用表显示,成本和收入预测的许多假设已经改变。实际收费没有按预期实现,因此预计收费有所降低。根据USPTO预测,如果没有采取增加专利收入和补充专利运营储备金的措施,运营储备金将在五年内耗尽。

▲来源:USPTO

因此,本次费用调整的目的是提供足够的财政资源,以促进对美国知识产权制度的有效管理。其它目标还包括:(1)优化专利质量和及时性;(2)提供国内和全球领导地位,以改善全球范围内的知识产权政策,执法和保护。拟调整方案包括新增收费项目和重大费用调整。

新增收费项目

非DOCX申请申请附加费400美元。

上诉程序中出庭代理费250美元。

专利执业者年费70-340美元。

重大费用调整

专利授权费1200美元,比原1000美元,上涨20%。

首次(3.5年)专利维持费2000美元,比原1600美元,上涨25%。

维护费滞纳金500美元,原为160美元,上涨213%。

外观专利快速审查请求2000美元,原为900美元,上涨122%

专利审判上诉费19500美元,原为15000美元,上涨26%。

根据Leahy-Smith美国发明法(AIA),USPTO费用设定过程是一个多步骤过程,需要专利公共咨询委员会(PPAC)的意见,公开听证会以及公开通知和意见征询期。目前上述流程均已走完,就待2020年USPTO确定最终方案。

2018年8月8日,局长向PPAC通知了该局设定或调整专利费的意图,并提交了初步专利费建议。

2018年9月6日,PPAC在弗吉尼亚州亚历山大市举行了公开听证会,PPAC将公众听证会的意见纳入报告中。

2019年7月31日,USPTO根据前述流程,准备了拟议规则制定(NPRM)的通知,该NPRM开始为期60天,以让公众向USPTO提出意见,公众意见征询截止日期为2019年9月30日。

02

爱立信的回应

本次回应就是爱立信在公众意见征询期内提交的建议。之前,爱立信代表出席了2018年9月6日举行的专利公众咨询委员会关于拟议专利费时间表的公开听证会,并在2018年9月13日向美国专利商标局提交了正式评论。

爱立信之所以对拟议中的变化感兴趣,是因为它正在对其发明的研发和专利保护进行大量投资。”爱立信美国专利事务负责人Kearns在公众意见回复信中回应。

爱立信是一家总部位于斯德哥尔摩的瑞典跨国网络和电信公司。该公司成立于1876年,拥有95000名员工,业务遍及180多个国家。爱立信公司是北美全资子公司,在北美拥有9000多名员工,爱立信致力于研究和创新,引领蜂窝技术从2G到5G的发展。爱立信全球年收入的15%左右用于研发。

爱立信拥有业内最强的投资组合,在全球拥有超过49,000项授权专利。爱立信积极地为其专利组合授予许可,是仅有的几家每年从专利授权中获得超过10亿美元收入的公司之一。通过创新许可获得的收入被重新投资于研发,使爱立信能够保持在移动通信创新的前沿。

30多年来,爱立信一直是全球移动通信标准发展的主要贡献者,并为此投入了数百亿美元。爱立信获得的专利常常是其对各种电信标准的技术贡献的一个代表。建立和维持爱立信全球专利组合的成本是巨大的因此,拟议的专利问题和维护费用的变动可能对爱立信的专利和许可战略产生重大的财务影响

此外,爱立信在标准开发和无线通信实施方面投资的持续可行性取决于有关此类专利技术的许可协议。在许多情况下,这些许可协议是在PTAB之前确定专利有效性的结果。因此,爱立信作为申请人和专利所有人,都是美国发明法(AIA)专利授予后试验的主要参与者;因此,对这些费用的拟议变更对爱立信也特别重要。

专利授权费和首次维护费

爱立信认为设置费用很重要,这样在专利的整个生命周期中,专利权人可以在有足够信息的时间点支付费用,以便就获得/维持专利的商业价值作出适当的决定。根据这一理由,爱立信认为大幅提高授权费和首次维护费(分别为20%和25%)的提议在经济和实践上都不合理。提出大幅增长的理由之一是,人们显然认为“技术生命周期(已增长)较短”,因此,“USPTO不应过分依赖在专利寿命后期支付的费用。”在许多行业,包括电信业,这并不一定是真的。定义每一代无线通信的标准是多年研究和开发以及许多行业参与者共同努力的产物。最近一个值得注意的例子是,由爱立信牵头的5G通信标准开发工作始于8年多前,比任何商业部署都早了近10年。

因此,爱立信在最终版本之前获得与标准技术贡献相关的发明专利并不少见。因此,一些授予的专利没有写入最终标准,因此可能降低了商业价值。此外,一些授予的专利可能不会写入到最终标准,但确实与标准的具体实施有关,在最终标准发布之前,这些实施可能不会被开发或商业化。

对于许多其他行业,如药品行业,USPTO所述的基本原理可能也不适用,这些行业通常有较长的产品开发和监管批准时间。因此,爱立信不认为将费用增加的负担转移到专利授权费和首次维护费上是有道理的。

▲来源:USPTO

NPRM提议的总维护费用仅增加7%,而第一阶段(3.5年)的维护费用将增加25%,而建议的第二(7.5年)和第三次阶段(11.5年)维护费用仅增加4%。爱立信认为,将维护费中的很大一部分转移到第一阶段维护费上,可能会迫使许多专利权人在获得足够的信息以做出关于维持专利的商业价值的适当决定之前,付出巨额费用。

此外,许多拥有大型投资组合的专利权人,例如爱立信,会定期优化其投资组合,来维护已实现或仍希望实现某些商业或许可价值的那些专利。评估如此庞大的投资组合的过程可能需要大量的工时,因此也需要内部成本。通过将维持费增加的负担转移到第一阶段维护费上,这样的专利权人将不得不进行额外的优化工作,并可能招致大量费用,然后才有足够的信息来就维持专利的商业价值做出适当的决定。出于类似的原因,转移维护费用的负担也可能使资源较少的小公司不愿寻求专利保护。

USPTO可以根据其他收费结构,从授权和维护费中产生预期收入,而这些收费结构不会产生显著的潜在负面财务影响,特别是对大型专利组合持有人而言。正如爱立信和其他建议者之前提出的那样,替代性费用变动的结构可以在不大幅增加授权费和首次维护费负担的情况下,仍然提供USPTO相同的全寿命维护费的回收。

总而言之,关于提议增加的授权费和维护费,爱立信提议USPTO将这些费用的更大负担转移到第二和第三阶段维护费上。这样做的好处包括:(1)专利权人更有可能在应付较大费用时实现专利发明(销售/许可)的商业价值;(2)专利权人,特别是拥有较大投资组合的专利权人,可以在专利发布后的几年内避免与额外投资组合增减过程相关的大量成本;(3)专利授权费及维护费收入总额,须大致等于USPTO所建议的费用变更所能够达到的水平。

多方复审(IPR)费

爱立信就拟议的IPR费用变更提出了简短的意见。爱立信建议通过降低超额索赔门槛(例如,三至五个索赔)并在该阈值之后增加超额索赔费,而不是全面收取大量费用,将收费与索赔数量紧密结合起来。

▲来源:USPTO

03

代表企业群体的“知识产权所有者协会IPO”的回应

知识产权所有者协会(IntellectualProperty OwnersAssociation,简称IPO)1972年成立于美国,是由知识产权所有人(包括专利,商标,版权和商业秘密)和其他与知识产权利益相关方组成的贸易组织。IPO是美国唯一服务于所有产业和所有技术领域的知识产权组织,该组织成员包括200余个公司和超过12000个个人(主要是公司法务和相关领域的私人执业律师),成员遍布43个国家。IPO在国际知识产权领域有着举足轻重的影响力,其会员每年向美国知识产权局提交的申请占美国居民总量的30%。

IPO此次提交的意见得到了来自50余家会员单位的签字支持,其中包括谷歌、微软、IBM、苹果、高通、甲骨文、3M、杜邦、陶氏、杜比实验室、宝洁、通用电气、强生、福特等一批重视专利布局和储备的传统大型公司,以及Uber等新生代企业的代表。

IPO主要观点是此次涨价幅度过大,与USPTO实际成本不相符。意见主要聚焦在发明专利、外观专利和复审方面,基本涵盖了本次调整的每一条修改。

发明专利

初始申请费的上涨应当与所公布的成本相匹配。将发明基础申请费提高7%,发明检索费提高6%,然而,相关单位成本分别上升了0.8%和4%,因此这些费用的增加应与每项费用各自单位成本的增加更密切相关。

IPO对专利授权费增加20%表示几点担忧。这是最大的增长之一,但没有提供足够的理由。由于大型公司通常受到固定预算的限制,因此较高的授权费可能会导致专利生命周期其他地方的行为发生调整,这可能会扰乱USPTO收取的前端和后端费用之间的平衡。此外,由于USPTO向小型和微型实体提供折扣的能力有限,因此担心授权费的大幅增加可能会阻止小型和微型实体支付此费用以及其他后端费用。

非DOCX文件附加费

申请人成本大幅增加,且费用与USPTO成本不匹配,IPO建议降低收费或提供折扣。IPO认为对于大型实体申请人而言,这笔新的400美元附加费是惩罚性的,结合提议的基本申请费,检索费和审查费的增加,专利申请的成本增加了近22%。IPO提出按照USPTO估计,按照每份新申请3.15美元的OCR费用,针对2020财年收到约611,168项申请的OCR费用为190万美元,而根据拟议的附加费,相同数量的申请则会产生2.44亿美元收入。因此,IPO建议降低附加费,且反映真实成本,或USPTO向以该格式提交申请的人提供折扣,而非直接收附加费。

担忧USPTO现有DOCX系统,在DOCX系统完善之前,IPO希望USPTO放弃此建议的附加费。IPO担心文字处理软件和文字处理程序中各种DOCX格式的不一致,IPO成员在上载DOCX文件时遇到格式方面的问题,诸如页数,化学结构和/或数学公式的完整性,特殊字符或符号等。IPO还担心在缺乏全面测试的情况下鼓励大规模迁移到DOCX文件,以确保没有因提交DOCX文件而带来的风险。IPO特别担心不必要的元数据可能保留在传输给USPTO的DOCX文档中,为了使专利申请人放心,保留这种元数据不会损害申请人的利益。

PCT进入国家阶段申请避免了非DOCX申请附加费,不对等问题。USPTO并未引入新的这些PCT国家阶段申请的非DOCX申请附加费。尽管IPO理解由于PCT出版物的副本自动以PDF格式进入美国国家阶段申请,所以不能应用非DOCX附加费,但这进一步凸显了非DOCX附加费的不必要性质。如果认为PCT进入国家阶段的申请价格相对温和上涨在建议的费用结构内在财政上是可持续的,那么对于常规的非临时申请和新的非DOCX申请附加费也应如此。

3.5年维护费

IPO建议为专利权人提供充足的时间来准备并适应增加的成本,可以考虑采取逐步实施的方法,否则专利权人很可能会大幅减少7.5年和11.5年的维护费用,以弥补3.5年维护费用的增加。此外,小型实体和初创企业可能会受到新的收费结构的不成比例的影响,他们可能别无选择,只能支付所有较高的许可后费用,以确保和维护关键的知识产权,这可能会对它们的整体运营产生负面影响,因此针对这些实体需要USPTO重新考虑拟议增加的总体幅度。

维护费附加费——六个月滞纳金

IPO认为USPTO将维护费由之前的525%调整为213%,但是仍然过高。专利权人通常出于各种商业原因而依赖宽限期。例如专利权人经常需要额外的时间来评估发明的商业市场(尤其是拥有更大投资组合的专利权人)。此外,专利权人通常会由于意外的业务事件(例如管理,顾问或供应商变更,并购活动或财务事件)而需要额外的时间。

专利从业者年费

IPO认为USPTO该项费用的目的虽然有助于美国专利体系,但是专利从业人员名册、增加CLE要求和资助OED活动将有助于美国专利体系,资助OED的专利公益计划和法学院诊所认证计划,IPO还质疑这些项目与专利从业者之间的关系,因此为什么这些项目的成本应该直接落在从业者身上,而不是落在更大的专利界和/或纳税人身上

外观专利

IPO建议对于外观专利申请的快速审查请求,任何费用的增加都应该适度。目前USPTO建议的收费增加由900元增至2,000元,增幅为122%。这将不鼓励提交快速审查请求,与USPTO的初衷相反。

拟议的增加将严重损害个别发明人和小企业。尽管小实体可享受50%的折扣,但快速审查费的增加是相当可观的。根据专利法,对一项外观设计专利申请权进行快速审查的总费用(不包括律师费)可能会大大超过2000美元。这种惊人的增长将使小型实体更难获得快速的外观专利,以制止伪造者盗窃其设计。

另外美国有一个冗长的审查制度,申请者需要一个可通行的途径来加速权利,尽管一些外观专利申请人可以等待19个月以上。但对于面临假冒产品的申请人来说,快速的外观专利审查至关重要。比如欧盟等其他制度可以迅速提供授权(可以在两天内授予,无需额外费用)。如果拟议的费用增加得以实施,IPO预计一些外国申请人将拒绝在美国提出申请,或者在可能的情况下,申请版权而不是寻求外观专利权。

专利审判上诉费

专利审裁和上诉委员会的工作量可能会根据PTAB的SAS案(SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018))而增加,但相关的估算方式还不透明。SAS之后的申请率和机构费率实际上可能会下降,从而导致机构前成本的增加甚至总体上可以忽略不计。

IPO认为不是将索赔门槛值从15增加到20,更好方法可能是降低索赔门槛值(例如4-6个索赔),并增加超额索赔费。这将消除对可能有效的索赔提出的挑战,并使申请人成本与PTAB工作量的增加成比例。

04

其他社会实体的回应

除了爱立信以及及代表企业群体的知识产权所有者协会IPO提交了站位在企业角度的建议外,在60天公众意见征询期间,还有一些群体和个人,针对各自关注的领域对此次拟议规则提出了不同的看法。

美国律师协会(IntellectualProperty Owners Association,简称ABA)知识产权分部(ABA-IPL)主席Jordan在回函中,主要对与律师或专利代理人工作相关的9个方面提出了建议,其中5-9点是针对专利从业人员及相关费用的建议,前4点内容如下:

一是针对AIA上诉程序中第三方复审注册费和启动费上涨26%,超出了通知建议中的全面收费增加5%的目标。USPTO上涨的理由是最高院在SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018) 案中PTAB工作量的增加,但是USPTO缺少有关SAS案是否以及如何影响工作量的数据,因此认为提议的费用增加为时尚早。

二是针对非DOCX提交的附加费,建议如果在交纳了提交非DOCX规范之后提交了替代规范,则不收取附加费。此外还建议仅收取一次此费用,以避免给无法提交DOCX文档的个人造成负担。不建议扩展到其它附加文件,如答复和修正。

三是针对维护费滞纳金增加213%仍然很高。由于维护费每四年支付一次,如果权利人变更或是权利人未能准确计算,则很容易超期,建议USPTO在到期日前向专利权人发通知,而目前是在过了到期日才发提醒。

四是反对增加外观设计申请费的快速审查请求费增加122%。因为USPTO未能证明拟议增加的费用是合理的,而且发明人(特别是较小的实体)可能会停止提出这类要求。

除了ABA-IPL提出的建议外,还有一些律所或个人提出一些新的方案。例如有人提议USPTO可以通过允许申请人推迟支付某些费用(“DEPOF”)而不会受到罚款,从而降低某些专利申请的提交成本。 DEPOF不适用于外观设计,植物新品种,临时申请,延续申请,分案申请和部分延续申请。 DEPOF将适用于没有公开要求的非临时性申请,也适用于PCT申请的国家阶段。

05

结语:对中国的借鉴意义

此次美国专利官费调整以及来自社会各界的反馈,对我国企业,甚至政府在思考同样问题时都给出了很好的参照。

企业方面:国内大型专利组合公司对专利运营官费支出的财务思考

此次USPTO官费调整涉及内容较多,几个关键环节增幅较大,但是从爱立信的反馈来看,关注点非常聚焦,主要就是两方面:

一是与申请专利相关的费用,授权费和首次维护费分别增长20%和25%,这对爱立信这种大型专利资产公司而言,成本上升是非常明显的,尤其是在爱立信的专利布局战略中,超过8成的专利都会选择在美国进行布局,影响会很大。而且通信行业需要进行长期技术预言的特点,使得针对多条技术路线并行研发和专利部署是必要的,因此很难在首次维护时就能看到哪些专利可以直接被剪裁优化掉,这也是爱立信建议将首次维护费增加分摊到第二、第三阶段的原因,在那时也许会更好的评估需要放弃的专利和技术路线。

另一个就是专利复审费用,这与爱立信在专利许可等IP运营环节需要不断与竞争对手开展专利无效等肉搏战有关,但是毕竟相对于申请量来说,复审量较少,因此,爱立信也只是简短地对此费用增加作出回应。

可见,爱立信的建议都很实际,很多知识产权所有者协会IPO提出的次要矛盾统统不关注,那些方面只要处理得当,不会对公司财务带来重大影响,反而是不可回避的授权费和首次维护费大涨,将会为企业专利许可的运营收益带来直接影响。

近年来,中国企业在美国专利申请量越来越多,根据知识产权所有者协会发布的2018年美国专利授权50强榜单显示,华为(1680件)、京东方(1625件)两家中国大陆企业位列第19、20位,但是与日本和韩国企业进入榜单数量相比,还显不足,但也意味着中国企业未来发展的空间会更大,虽然中美贸易战会对此有影响,但是大趋势是中国企业的国际化程度会越来越高,中美两大市场是必争之地,头部企业的专利投放量一定都会同步增长。因此,借鉴爱立信这类成熟企业的管理做法,在财务管理上经营好专利组合,是大型企业IP部门必须要考虑的议题。

政府方面:USPTO增加官费以提高专利质量的做法是否值得借鉴

将IP行业内官费的调整与金融行业的利率相类比,有一些相似之处,增加官费有点“加息”的味道,加息使得市场流动性减少,而官费上升也会对专利申请量或者专利存量带来直接影响,虽然USPTO的初衷认为申请量会上涨,但是大多数反馈意见显示,官费增加较大,则会抑制专利申请量的增长,更多低价值专利有可能不申请或是放弃,高价值专利则更加集中。USPTO近年来多次调整官费,一方面是在解决自身的经营收支问题,另一方面也通过市场调节的手段,从申请人端就自动提高了高价值专利申请的比率,同时增加的收入也可以更好的投入到专利审查保障工作,从审批端确保了高价值专利的高质量审查,从而达到USPTO费用调整可以提高专利价值的目标,形成市场机制下的良性循环。

相比之下,我国采取的是“低利率”的模式,不仅官费相对较低,而且还有减免,甚至地方政府还会有一定的补贴,造成了我国近年来年度申请量比其它四局之和还要多,政策漫灌的结果就是数量的激增,为了消沫,又不得不仅仅抓住“高价值专利”这个抓手,但实际上治标不治本,在官费、减免、补贴依然存在的前提下,现有的“高价值专利”只能是大海捞针和随机式的培育,没有体现出市场内生的作用。

因此是否可以深入思考和研究美国USPTO的一些做法,适时适度的提高“利率”,将专利的价值和收益与企业的投入成本真实的关联起来,那时才是体现中国合理专利申请量与专利价值的最佳状态。

当然还有另外一种可能,就是在两国都在加强知识产权保护的前提下,中国市场重要性程度的增长和专利低收费的国情,从财务和收益比的角度,会更吸引权利人选择在中国进行专利布局,因此美国提高专利官费的做法是否会引流一部分专利到中国国家知识产权局进行申请,让我们拭目以待。

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