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科创板“紫光照明”或因商标侵权而更名(“紫光集团”重拳出击)

作者:黄莺

深圳市紫光照明技术股份有限公司(简称“紫光照明”)是一家专业照明领域的高科技企业,主营业务为工业照明设备和智能照明系统的研发、生产和销售,并提供工业照明领域的合同能源管理服务。

多年来,一直坚持“打造中国工业LED照明第一品牌”的企业发展战略。

2020年6月30日,紫光照明的科创板申请正式被受理。经过9月9日和12月4日两轮上市委的问询答复后,上市进程看似在如期进行。

但就在2021年1月29日,紫光照明答复上市委审核意见落实函中,首次披露了与紫光集团的商标纠纷案件:紫光集团请求法院判定被告停止使用含有“紫光”字样的企业名称并赔偿经济损失500万元。

该起诉讼发生在紫光照明完成首轮问询意见的答复(9月9日)之后,紫光集团于2020年9月14日向北京知识产权法院提交《民事起诉状》,对紫光照明和北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司提起民事诉讼,诉讼请求为:

(1)判令紫光照明、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司立即停止侵害紫光集团“紫光”、“清华紫光”等注册商标专用权行为;(2)判令紫光照明立即停止使用含有“紫光”字样的企业名称,限期变更企业名称,变更后的企业名称中不得含有“紫光”字样;(3)判令紫光照明在网站www.szzgco.com刊登声明,澄清事实并消除侵权影响;(4)判令紫光照明赔偿紫光集团经济损失人民币500万元及为制止公司商标侵权及不正当竞争行为的合理支;(5)判令紫光照明承担本案全部诉讼费用。

除此之外,紫光集团于2020 年9 月14 日还向北京知识产权法院单独提交了一份《关于请求认定“紫光”为驰名商标的申请书》,请求认定注册号为1153279号的商标在第9 类“计算机软件(录制好的);数据处理设备;计算机;绘图机;信号遥控电动设备;测量器械和仪器;非医用激光器;工业操作遥控电动装置;电站自动化装置;电池充电器”等商品上为驰名商标,并给予驰名商标相应保护。

紫光照明随后在11月6日向北京知识产权法院提起《管辖权异议申请书》,但在12月11日被驳回,紫光照明又于12月18日向北京市高级人民法院提交了《管辖权异议上诉状》,请求撤销北京知识产权法院的决定,目前本案尚在审理中。

不仅如此,紫光照明还披露了其持有的“紫光”注册商标,于10月27日进入无效宣告申请审查程序。

紫光集团在起诉商标侵权的同时,还祭出了认定“紫光”为驰名商标和无效对方“紫光”注册商标两记重拳,维护“紫光系”品牌的决心可见一斑。

01紫光照明或改名“喀斯莱特/KATHYLIGHTING”

紫光照明上市审核关键阶段,遭遇这一变故,如果处理不当,很有可能会影响到后续能否成功上市。因此紫光照明一边在应对诉讼,一边也在筹备更名事宜。从最新披露的信息来看,紫光照明已经在多个方面做了预案。

1. 申请一些列新商标通过企查查发现,紫光照明在10月30日和11月11日,分成两批共申请了多个类别的共30项商标,主要为“喀斯莱特”、“KATHYLIGHTING”、“秭光”、“喀斯莱”等。

来源:企查查

紫光照明估计这些新申请的商标大约在2021年8-11月获得授权。

目前,紫光照明使用的注册商标均是其在2012年注册的,产品上主要使用的是如下所示的注册商标与“紫光照明”字样的组合。

来源:紫光照明;制作:企业专利观察

2. 为更名做各项准备

为了尽快从诉讼中脱身,紫光照明在向上市委的意见回复中,对涉及到的企业更名所需的手续、费用进行了详细的说明,显示出企业已经为更名做好了各项准备工作。

如果最终败诉,导致需要变更企业名称和停止使用企业名称或简称与在用商标的组合,可能会对公司来自综合性电商平台不特定客户的销售产生不利影响,并涉及公司若干证照、登记、备案事项的变更以及相关商品铭牌等物料的处置。经测算,上述证照、登记、备案事项的变更成本预计不超过50 万元,相关商品铭牌等物料的更换成本预计不超过53万元;同时,为应对相关纠纷,公司需付出一定的人力、时间、诉讼费用等相关成本。

甚至在回复中将公司名称变更需要走的法定流程都详细的列出,足见这件事情对企业上市的影响之重大。

来源:紫光照明

02商标变更涉及的“不侵权保障”才是让企业更头疼的

企业名称变更和自身遭受损失还只是局限于企业内部,尚能可控,但是企业名称一旦变更,之前在销售合同中对客户做出的不侵权保证,或许才是让企业更加“头疼”的问题。一旦败诉,紫光照明将有可能承担赔偿责任。而这一点,也正是上市委在审核问询中非常关注的问题。

对此,紫光照明也进行了详细的答复。据紫光照明统计,截至2020 年10 月31 日,含有上述不侵权保证的尚未履行完毕的销售合同中,涉及工程承包公司、贸易公司的销售金额分别为32,088,318元、4,388,586 元,占尚未履行完毕的销售合同总额的比例分别为29.03%、3.97%。同时,紫光照明在答复中认为即使败诉,从以下三点来看,不会导致其在销售合同下对持续经营造成重大不利影响的违约或赔偿。第一、对于终端用户类客户,其不会被认定为属于《中华人民共和国商标法》(“《商标法》”)第五十七条规定的侵犯注册商标专用权的情形,进而不存在遭受损失而需要公司向其赔偿的风险。第二,对于非终端用户类客户,虽然其存在被认定为“销售侵犯注册商标专用权的商品”的风险,但其有权主张适用《商标法》规定的不需承担赔偿责任条款,承担赔偿责任的可能性较低,进而公司需向该等客户补偿损失的风险亦较低。第三、公司实际控制人对公司及子公司因本案所涉事由违反销售合同而遭受的损失出具了赔偿承诺。除此之外,紫光照明还从商标侵权是否会对公司未来业务拓展中公司声誉、招投标资质产生重大不利影响,在研发、采购、生产、销售(线下/线上)、生产经营所需的资质、募投项目、融资能力、索赔金额影响等方面回答了上市委的疑问。可见,商标事儿虽小,但是到了关键时刻,影响的是整个企业经营的方方面面。

03写在最后:企业上市前的FTO到底有多重要?

科创板上市企业在辅导备案前,一般都要开展FTO工作。类似于紫光照明这类的商标问题应当是在这一阶段就应发现,并提出解决方案的。不知紫光照明在启动上市时的相关工作中是否充分进行了FTO分析,如果是保荐机构提出了风险,而企业并未重视的话,那企业就要为此承担上市过程中的风险;如果保荐机构没有提出类似风险提示,那应当就是FTO的工作瑕疵。紫光照明如果要上市,会是一支非常敏感股票,众多股民第一印象就是“这家企业是不是紫光系”的?紫光集团近年来通过资本实现快速扩张,控股和参股企业数量多达几百家,因此很难说清楚市面上挂有“紫光”开头的企业到底是不是紫光集团旗下的。紫光集团在紫光照明上市进程的关键时刻祭出重拳,正好打在了紫光照明的“七寸”之上,容不得企业有过多选择,直接就做好了更换企业名称的备选方案。这不得不说也是紫光集团法务和知识产权部门的一次漂亮的主动出击。企业的知识产权工作往往就是这样,凡是重视知识产权工作的,敢于投入、敢于用人的企业,一定会对企业的无形资产乃至对外形象带来增值。而紫光照明这次吃亏看似是商标问题,更深层次反应的是企业管理者是否重视知识产权的问题。

就像上市委还问询紫光照明为何对其受让专利也要变更发明人,要求其答复这些变更发明人的专利是否存在被无效或撤销的情况。

从紫光照明的答复中,一眼就能看出企业是缺乏知识产权管理的,否则怎么会主观认为“转让专利也要将发明人变更为公司员工才能更好的保障公司专利所有权”。

这也暴露出现在很多企业的知识产权缺乏主见,还完全依靠外部代理机构来开展。这样的企业怎能不在知识产权上吃亏呢?上述紫光照明的回复中有一句话很有意思:业在受让专利时变更发明人的请求并未受到国家知识产权局的不得变更通知。意思是说,我要求变更发明人,你国家知识产权局就给我变更了,也没说不让变更啊!可是要知道,《专利法实施细则》对变更发明人的情形是有要求的,核心要务是对发明要做出实质贡献的人。但是紫光照明却在答复中主动承认了:此次变更后的发明人并非是做出实质贡献的人。这就尴尬了!难道这个锅,是要让国家知识产权局来背?


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